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一、問(wèn)題的提出
根據(jù)《中華人民共和國(guó)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》、《實(shí)施〈中華人民共和國(guó)促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法〉若干規(guī)定》（國(guó)發(fā)〔2016〕16號(hào)）、《賦予科研人員職務(wù)科技成果所有權(quán)或長(zhǎng)期使用權(quán)試點(diǎn)實(shí)施方案》（國(guó)科發(fā)區(qū)〔2020〕128號(hào)）等規(guī)定，越來(lái)越多的高校開(kāi)始積極探索科技成果轉(zhuǎn)化的新機(jī)制和新模式，采取轉(zhuǎn)讓、許可、作價(jià)投資、完成人實(shí)施等方式轉(zhuǎn)移科技成果，試圖破除制約科技成果轉(zhuǎn)化的障礙和藩籬，著力打通科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的“最后一公里”。
毋庸置疑，知識(shí)產(chǎn)權(quán)系科創(chuàng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，科研人員自主新設(shè)企業(yè)或直接、間接投資企業(yè)在融資、上市進(jìn)程中，往往被盡調(diào)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門要求披露核心技術(shù)人員的職務(wù)發(fā)明情況，并就相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果是否存在重大權(quán)屬糾紛予以說(shuō)明。若企業(yè)核心技術(shù)專利被認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造而歸屬于第三方，必將對(duì)其資產(chǎn)和技術(shù)獨(dú)立完整產(chǎn)生重要影響，如進(jìn)一步導(dǎo)致其知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量不能滿足融資條件、上市標(biāo)準(zhǔn)的，還可能面臨著融資失敗或無(wú)法上市的窘境。
由此可見(jiàn)，在高校科技成果轉(zhuǎn)化過(guò)程中，判斷一項(xiàng)科技成果是否系職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造不可回避。雖然現(xiàn)行法律法規(guī)已就職務(wù)科技成果的認(rèn)定及其權(quán)利歸屬問(wèn)題設(shè)置了相應(yīng)規(guī)則，但在其適用過(guò)程中仍存在不確定性，相關(guān)語(yǔ)義仍具有解釋與闡述的空間。有鑒于此，本文從法律規(guī)定和司法實(shí)踐的角度出發(fā)，分析我國(guó)各級(jí)法院關(guān)于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造權(quán)屬爭(zhēng)議糾紛的審查要點(diǎn)，以供高等院校、科研人員、投資企業(yè)參考。
二、約定優(yōu)先原則一般不適用于“執(zhí)行本單位工作任務(wù)”所完成的發(fā)明創(chuàng)造
根據(jù)《專利法》第6條第1款，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要采取“任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”和“資源標(biāo)準(zhǔn)”兩類：前者是指執(zhí)行本單位工作任務(wù)所完成的成果；后者是指主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的成果。只要滿足其中任一標(biāo)準(zhǔn)，就可被認(rèn)定系職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，相對(duì)應(yīng)地，其專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)均歸屬于單位。另，第3款規(guī)定利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位和發(fā)明人可以約定其專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)的歸屬。
然而，對(duì)于執(zhí)行本單位工作任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造，是否允許當(dāng)事人約定權(quán)屬，存在爭(zhēng)議。
第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，發(fā)明創(chuàng)造若已定性為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，即嚴(yán)格適用第6條第1款，專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)歸屬于單位，不得容許通過(guò)合同隨意變更，否則導(dǎo)致第1款目的落空；[ 湯宗舜：《專利法解說(shuō)（修訂版）》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2002年版，第49-50頁(yè)。]
第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，第6條第3款包含主要利用和非主要利用兩種情形，準(zhǔn)許對(duì)主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件所完成發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)屬進(jìn)行約定，即可將主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件的職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)約定為發(fā)明人所有，亦可將非職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)約定為單位所有；[ 尹新天：《中國(guó)專利法詳解》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第80頁(yè)。]
第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，鑒于專利權(quán)具有私權(quán)的權(quán)利屬性，專利法從法律部門的歸屬上講，系民法的特別法，理應(yīng)遵循民法意思自治的基本原則，允許單位和發(fā)明人對(duì)職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬進(jìn)行約定，包括執(zhí)行本單位工作任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造。[ 譚艷紅、黃志臻：《試論我國(guó)職務(wù)與非職務(wù)發(fā)明專利權(quán)的權(quán)屬界定及其完善》，載《南京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版）》2011年第2期。]
司法實(shí)踐，對(duì)于執(zhí)行本單位工作任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造，一般不允許單位和發(fā)明人通過(guò)事先約定改變?cè)撀殑?wù)發(fā)明專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)的歸屬。[ 在深圳市康福斯保健用品有限公司與姚正禮、姚林林專利權(quán)權(quán)屬糾紛案中，最高院采取了與之相反的觀點(diǎn)，認(rèn)為關(guān)于康福斯公司申請(qǐng)?jiān)賹彆r(shí)提出的對(duì)執(zhí)行本單位任務(wù)完成的職務(wù)發(fā)明不得通過(guò)約定確認(rèn)權(quán)屬，否則屬于無(wú)效事由的主張，因《專利法》第6條對(duì)此并未作禁止性規(guī)定，對(duì)于康福斯公司的主張不予支持。參見(jiàn)（2009）民申字第311號(hào)民事判決書(shū)。]在上海昂豐礦機(jī)科技有限公司與錢*技術(shù)合同糾紛案[ 參見(jiàn)（2013）滬高民三（知）終字第129號(hào)民事判決書(shū)。]中，上海高院認(rèn)為，“涉案專利屬于昂豐公司確立的生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域物料運(yùn)輸技術(shù)的研發(fā)任務(wù)，是錢*為執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，二者簽訂專利使用協(xié)議約定權(quán)屬對(duì)涉案專利并不適用?！边@一論述與上文提到的第二種觀點(diǎn)一致，認(rèn)為專利權(quán)并非純粹的私權(quán)，而是承載諸多公共利益與公共政策的私權(quán)。執(zhí)行本單位工作任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造之所以不適用約定，其制度設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)在于防止單位利益受損，追求有效率的公正。[ 凌宗亮：《執(zhí)行本單位任務(wù)所完成職務(wù)發(fā)明的權(quán)利歸屬不適用約定》，載《人民司法》2014年第8期。]
三、發(fā)明人與單位之間存在“勞動(dòng)人事關(guān)系”是構(gòu)成職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的前提
《專利法實(shí)施細(xì)則》第12條規(guī)定，專利法第6條所稱“本單位”，包括“臨時(shí)工作單位”。申言之，職務(wù)發(fā)明中“本單位”不僅指勞動(dòng)者的在編單位、聘用單位，還包括基于合作、協(xié)助或幫助關(guān)系而形成的臨時(shí)或兼職工作單位。[ 參見(jiàn)（2011）民申字第1486號(hào)民事判決書(shū)。]
根據(jù)司法實(shí)踐審判觀點(diǎn)，發(fā)明人與單位之間存在勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系，是判斷職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的前提。[ 參見(jiàn)（2021）最高法知民終244號(hào)民事判決書(shū)、（2017）津民終99號(hào)民事判決書(shū)。]而判斷發(fā)明人與單位之間是否存在職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造所要求的勞動(dòng)關(guān)系或者臨時(shí)工作關(guān)系的關(guān)鍵，在于單位對(duì)發(fā)明人的創(chuàng)造性勞動(dòng)是否已取得支配權(quán)，這是職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造權(quán)屬應(yīng)否歸于單位的根本原因。如果單位與發(fā)明人之間的關(guān)系，僅僅是一般的合作關(guān)系，發(fā)明人并未讓渡對(duì)自己的勞動(dòng)支配權(quán)，則沒(méi)有理由將該不屬于單位支配的勞動(dòng)所創(chuàng)造出的技術(shù)成果，歸屬于該單位。
在無(wú)錫樂(lè)爾科技有限公司、白**、江蘇多維科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“多維公司”）專利權(quán)權(quán)屬糾紛二審案[ 參見(jiàn)（2020）最高法知民終1258號(hào)民事判決書(shū)。]中，關(guān)于白**與多維公司間是否存在勞動(dòng)關(guān)系或臨時(shí)工作關(guān)系，最高院認(rèn)為，首先，根據(jù)蘭州大學(xué)與多維公司簽訂的《技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）合同》，白**系聯(lián)系人，由該合同所確定的二者之間的工作關(guān)系，不屬于職務(wù)發(fā)明制度的調(diào)整范圍；其次，根據(jù)白**個(gè)人與多維公司簽訂的《咨詢服務(wù)合同》，白**的工作內(nèi)容和性質(zhì)系向多維公司提供技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)、技術(shù)合作和項(xiàng)目申請(qǐng)的中介服務(wù)，而非從事多維公司的技術(shù)研發(fā)工作，且沒(méi)有證據(jù)表明白**與多維公司將該工作性質(zhì)進(jìn)行了變更；最后，無(wú)論是多維公司向白**支付報(bào)酬、報(bào)銷差旅費(fèi)、繳納社保，還是在項(xiàng)目建議書(shū)中將白**列為產(chǎn)品經(jīng)理等，均系雙方按照合同履行各自義務(wù)所實(shí)施的行為，僅與白**作為蘭州大學(xué)方聯(lián)系人的工作身份有關(guān)，不足以認(rèn)定白**與多維公司間存在勞動(dòng)關(guān)系或臨時(shí)工作關(guān)系。
雖然最高院未進(jìn)一步明確何為對(duì)發(fā)明人創(chuàng)造性勞動(dòng)的“支配權(quán)”，但是根據(jù)其論述可知，宜將“支配權(quán)”解釋為勞動(dòng)關(guān)系中用人單位與勞動(dòng)者之間的行政管理與被管理關(guān)系。另，值得注意的是，個(gè)人與用人單位系平等的民事主體，在不涉及國(guó)家、社會(huì)公共利益的情況下，雙方之間形成何種關(guān)系應(yīng)遵循意思自治原則。因此，判斷發(fā)明人與單位之間的工作關(guān)系的性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)約定優(yōu)先，在沒(méi)有約定的情況下，才需要根據(jù)雙方所實(shí)施的實(shí)際行為和結(jié)果進(jìn)行綜合判斷。
四、發(fā)明創(chuàng)造與離職員工在原單位本職工作或分配任務(wù)之“關(guān)聯(lián)性”的認(rèn)定
《專利法實(shí)施細(xì)則》第12條第1款第（三）項(xiàng)將“離開(kāi)原單位后1年內(nèi)作出的與原單位本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”擬制為“執(zhí)行本單位任務(wù)所完成職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造”中的一種情形，充分考慮到技術(shù)研發(fā)具有連續(xù)性特點(diǎn)，系在評(píng)估員工離職后利用其在原單位工作期間產(chǎn)生的研發(fā)構(gòu)思進(jìn)行后續(xù)發(fā)明創(chuàng)造的現(xiàn)實(shí)情況后所作出的立法選擇。一方面，有利于保障勞動(dòng)者的擇業(yè)權(quán)；另一方面，亦裨益于原單位的合法權(quán)益。
然而，在規(guī)則適用過(guò)程中，如何理解法條原文中“有關(guān)”，即發(fā)明創(chuàng)造與離職員工在原單位本職工作或分配任務(wù)的“關(guān)聯(lián)性”，標(biāo)準(zhǔn)不一。如“‘有關(guān)’是指發(fā)明人雖然已經(jīng)與原單位不存在工作關(guān)系，但是只要證明發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容與其在原單位的工作任務(wù)具有內(nèi)容上的延續(xù)性，也屬于‘有關(guān)’”；[ 參見(jiàn)（2017）津民終90號(hào)民事判決書(shū)。]再如“離職一年內(nèi)作出的發(fā)明創(chuàng)造，只要與其本職工作或完成單位交付的本職工作之外的任務(wù)有關(guān)即可認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明，那么在判斷任職期間的發(fā)明創(chuàng)造是否是職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，也并不需要確認(rèn)本職工作或單位交付的任務(wù)與訴爭(zhēng)專利是否完全一致，而只需判斷本職工作或單位交付的任務(wù)與訴爭(zhēng)專利是否相關(guān)?！盵 參見(jiàn)（2018）渝民終425號(hào)民事判決書(shū)。]
上述評(píng)判尺度對(duì)于“關(guān)聯(lián)性”的理解均較為寬泛，很可能導(dǎo)致在沒(méi)有法律明確規(guī)定或者競(jìng)業(yè)限制協(xié)議約定時(shí)，不適當(dāng)?shù)叵拗蒲邪l(fā)人員的正常流動(dòng)或阻礙其在新任職單位合法開(kāi)展新的研發(fā)活動(dòng)。對(duì)此，為維護(hù)原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，最高院在深圳市衛(wèi)邦科技有限公司與李**、深圳市遠(yuǎn)程智能設(shè)備有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案[ 參見(jiàn)（2019）最高法民申6342號(hào)民事判決書(shū)]中回應(yīng)了這一問(wèn)題，明確了在判斷涉案發(fā)明創(chuàng)造是否屬于專利法實(shí)施細(xì)則第12條第1款第（三）項(xiàng)規(guī)定的“有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”時(shí)，應(yīng)綜合考量以下因素：
一是離職員工在原單位承擔(dān)的本職工作或原單位分配的任務(wù)的具體內(nèi)容。包括：工作職責(zé)、權(quán)限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關(guān)的技術(shù)信息，且這些信息并非本領(lǐng)域普通的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)或技能等。
二是涉案專利的具體情況。包括：其技術(shù)領(lǐng)域，解決的技術(shù)問(wèn)題，發(fā)明目的和技術(shù)效果，權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍，涉案專利相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的“實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”等，以及涉案專利與本職工作或原單位分配任務(wù)的相互關(guān)系。
三是原單位是否開(kāi)展了與涉案專利有關(guān)的技術(shù)研發(fā)活動(dòng)，或者是否對(duì)有關(guān)技術(shù)具有合法的來(lái)源。
四是權(quán)利人、發(fā)明人能否對(duì)于涉案專利的研發(fā)過(guò)程或者技術(shù)來(lái)源作出合理解釋。相關(guān)因素包括涉案專利技術(shù)方案的復(fù)雜程度，需要的研發(fā)投入，以及權(quán)利人、發(fā)明人是否具有相應(yīng)的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、技能或物質(zhì)技術(shù)條件，是否有證據(jù)證明其開(kāi)展了有關(guān)研發(fā)活動(dòng)等。
五、發(fā)明創(chuàng)造“主要是利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件完成”的界定要素
在界定某一科技成果是否“主要是利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件”所完成的發(fā)明創(chuàng)造之前，首先應(yīng)當(dāng)考慮“物質(zhì)技術(shù)條件”的具體指代，其次需要明確何種行為能夠達(dá)到“主要利用”的程度。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（2020修正）》（以下簡(jiǎn)稱“《技術(shù)合同司法解釋》”）第3條，“物質(zhì)技術(shù)條件”包括資金、設(shè)備、器材、原材料、未公開(kāi)的技術(shù)信息和資料等。在此規(guī)定的基礎(chǔ)上，最高院在鄭州新材科技有限公司、宋**專利權(quán)權(quán)屬糾紛二審案[ 參見(jiàn)（2020）最高法知民終1848號(hào)民事判決書(shū)。]中進(jìn)一步將物質(zhì)技術(shù)條件具體劃分為為發(fā)明創(chuàng)造的“物質(zhì)條件”和“技術(shù)條件”。其中，物質(zhì)條件一般包括資金、設(shè)備、零部件、原材料等，其用途為直接或間接用于開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)并在分析、驗(yàn)證、測(cè)試之后得到發(fā)明技術(shù)方案，包括在研發(fā)過(guò)程中對(duì)特定技術(shù)手段所產(chǎn)生的技術(shù)功能和效果或?qū)＠夹g(shù)方案實(shí)用性等技術(shù)內(nèi)容的分析、驗(yàn)證、測(cè)試，對(duì)于形成發(fā)明具有實(shí)質(zhì)性的影響；而技術(shù)條件指的是未公開(kāi)的技術(shù)信息和資料，包括尚未公開(kāi)的技術(shù)成果、階段性技術(shù)成果等，對(duì)于形成發(fā)明的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)具有技術(shù)啟示。
至于“主要利用”單位物質(zhì)技術(shù)條件行為的界定，在武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司與王**專利權(quán)權(quán)屬糾紛再審案[ 參見(jiàn)（2016）鄂民再12號(hào)民事判決書(shū)。]中，湖北高院參照《技術(shù)合同司法解釋》第4條，認(rèn)為“主要利用”包括兩種情形：其一，職工在發(fā)明創(chuàng)造的研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中，全部或者大部分利用了單位的資金、設(shè)備、器材或者原料等物質(zhì)條件，并且這些物質(zhì)條件對(duì)形成該發(fā)明創(chuàng)造具有實(shí)質(zhì)性的影響；其二，職工作出的發(fā)明創(chuàng)造其實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是在單位尚未公開(kāi)的技術(shù)成果、階段性技術(shù)成果基礎(chǔ)上完成的。
綜合審判實(shí)踐，“主要利用”可進(jìn)一步解釋為單位的物質(zhì)、技術(shù)條件對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造的完成具有不可或缺性且無(wú)法替代性。其中，“不可或缺”是指就其對(duì)發(fā)明創(chuàng)造所起的作用而言，在沒(méi)有該物質(zhì)、技術(shù)條件參與的情況下，該發(fā)明創(chuàng)造的成就無(wú)法實(shí)現(xiàn)；“無(wú)法替代”則強(qiáng)調(diào)相對(duì)于發(fā)明人使用的其他來(lái)源的物質(zhì)、技術(shù)條件而言，單位物質(zhì)、技術(shù)條件在重要性上居于主要地位，足以勝過(guò)其他來(lái)源的物質(zhì)、技術(shù)條件。
需要注意的是，若發(fā)明人利用單位提供的物質(zhì)技術(shù)條件從事發(fā)明創(chuàng)造的同時(shí)，與單位約定了返還資金、繳納使用費(fèi)，或者在技術(shù)成果完成后利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行驗(yàn)證、測(cè)試的，屬于“主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件”規(guī)則的適用除外情形，能否認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造尚需依據(jù)其他因素予以綜合考量。
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