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【案情簡介】
本案中某文化公司（一審原告、二審被上訴人）成立于2009年，其在第28類智能玩具商品上注冊有“XXXBEAR小熊XX”“XX熊”“小熊XX”等商標(biāo)。涉案科技公司（一審被告、二審上訴人）成立于2015年，經(jīng)營產(chǎn)品包括與該文化公司產(chǎn)品相同類型的智能玩具。該文化公司發(fā)現(xiàn)，該科技公司在其官方網(wǎng)站、微信公眾號等多處突出使用“XX”字樣，包括但不限于“XX玩具”“XX世界”。同時(shí)，該科技公司在其官方網(wǎng)站的公司介紹部分使用了包含“公司核心競爭力來自臺北、香港、深圳的成熟團(tuán)隊(duì)”“全球首創(chuàng)App 3D立體呈現(xiàn)”等宣傳文字。該文化公司就該科技公司的上述行為，于2016年12月在上海市浦東新區(qū)人民法院正式起訴，后該案在上海知識產(chǎn)權(quán)法院進(jìn)入二審程序。
一審原告、二審被上訴人該文化公司委托本所律師代理其訴訟。
【代理意見】
代理律師認(rèn)為，本案系侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛，主要爭議焦點(diǎn)如下：
一、關(guān)于上訴人使用“XX”字號是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭
被上訴人在第9類和第28類商品上注冊了“XXBEAR小熊XX”商標(biāo)、“XX熊”商標(biāo)、“小熊XX”商標(biāo)，被上訴人的注冊商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)。涉案商品系一種新型的玩具，與傳統(tǒng)玩具的最大區(qū)別在于其采用了增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)。消費(fèi)者購買玩具后，如有動物圖案的卡片，還必須使用經(jīng)營者提供的軟件，以便在屏幕上顯示該動物的立體影像，并實(shí)現(xiàn)互動。如果消費(fèi)者只下載軟件，不購買經(jīng)營者的商品，則無法體驗(yàn)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的效果。按照相關(guān)公眾的一般認(rèn)識，涉案商品屬于第28類的智能玩具而非第9類的計(jì)算機(jī)程序。
被上訴人的產(chǎn)品曾榮獲“中國設(shè)計(jì)紅星獎”、德國“iF設(shè)計(jì)獎”、意大利“A級設(shè)計(jì)獎”等具有較大影響力的獎項(xiàng)，獲得了較高的聲譽(yù)。被上訴人還通過電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體對涉案商品進(jìn)行了宣傳，在宣傳中使用了“小熊XX”等標(biāo)識。經(jīng)過了被上訴人的使用，該文化公司注冊并使用在第28類商品上的涉案商標(biāo)已經(jīng)具有較高的知名度。上訴人突出使用“XX”字號，屬于在相同商品上使用與該文化公司注冊商標(biāo)近似的標(biāo)識，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，侵害了被上訴人對涉案商標(biāo)享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)。
上訴人于2015年10月30日成立，在此之前，被上訴人已在第28類商品上注冊的涉案商標(biāo)因該文化公司的使用已獲得較高的知名度，該科技公司將上述兩個商標(biāo)的主體部分“XX”登記為企業(yè)字號，主觀上具有對該文化公司商標(biāo)知名度便車的故意，客觀上易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆，其行為違反了誠實(shí)信用原則及公認(rèn)的商業(yè)道德，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
二、關(guān)于上訴人是否構(gòu)成虛假宣傳的不正當(dāng)競爭行為
《不正當(dāng)競爭法》第九條第一款規(guī)定，經(jīng)營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的虛假宣傳。上訴人通過公司網(wǎng)站及微信公眾號進(jìn)行宣傳，其中部分宣傳內(nèi)容與事實(shí)不符或沒有事實(shí)根據(jù)。比如，上訴人宣稱，“公司核心競爭力來自于臺北、香港、深圳的成熟團(tuán)隊(duì)”，上訴人雖舉證了專利證書，證明專利的發(fā)明人之一是我國臺灣省居民，但僅憑此并不能認(rèn)定被告有所謂“來自于臺北、香港、深圳的成熟團(tuán)隊(duì)”。上訴人宣稱，“全球首創(chuàng)App 3D立體呈現(xiàn)”、“于2016年在全球各大玩具展發(fā)表全球首創(chuàng)AR互動觀賞盒”，而該科技公司推出增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)玩具的時(shí)間晚于被上訴人，其所謂“全球首創(chuàng)”與事實(shí)不符。上訴人于2015年10月30日成立，但卻宣稱產(chǎn)品“已成功行銷全球、佳評如潮”、“擁有多年的兒童玩具制造經(jīng)驗(yàn)以及海外銷售經(jīng)驗(yàn)”、“早已成功進(jìn)入美國孩之寶并進(jìn)行銷售”，被告上述宣傳內(nèi)容無事實(shí)根據(jù)，誤導(dǎo)公眾，屬于虛假宣傳的不正當(dāng)競爭行為。同時(shí)，上訴人使用“全球頂尖”字樣，亦屬于虛假宣傳。上訴人通過官網(wǎng)、微信公眾號等平臺對其商品作引人誤解的虛假宣傳行為，違反了反不正當(dāng)競爭法等相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成虛假宣傳。
【判決結(jié)果】
一審判決：一、被告于本判決生效之日起立即停止突出使用“XX”標(biāo)識；二、被告于本判決生效之日起立即停止虛假宣傳的不正當(dāng)競爭行為；三、被告于本判決生效之日起三十日內(nèi)變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得含有“XX”字樣；四、被告于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告經(jīng)濟(jì)損失10萬元；五、被告于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告為制止侵權(quán)行為而支付的合理開支64,000元。
二審判決：駁回上訴，維持原判。
【裁判文書】
本院認(rèn)為，本案的爭議焦點(diǎn)在于：一、上訴人使用“XX”字號是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭；二、上訴人是否實(shí)施了虛假宣傳行為。
一、上訴人使用“XX”字號是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭
本院認(rèn)為，首先，關(guān)于是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。本案中，上訴人將字號“XX”突出使用于新型玩具上，具有識別商品來源的作用，該使用構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用。上訴人所使用的玩具商品與被上訴人持有的“XXBEAR小熊XX”商標(biāo)、“XX熊”商標(biāo)、“小熊XX”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的28類商品屬于相同商品，且突出使用的部分即“XX”與涉案商標(biāo)“XXBEAR小熊XX”“XX熊”“小熊XX”的主體部分“XX”相同，一審法院認(rèn)定“XX”標(biāo)識與上述注冊商標(biāo)構(gòu)成近似并無不妥。故上訴人在玩具商品上使用“XX”標(biāo)識，侵害了被上訴人注冊商標(biāo)專用權(quán)。其次，關(guān)于是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭。上訴人與被上訴人屬于同行業(yè)競爭者。被上訴人所持有的XXXXXXXX號“XXBEAR小熊XX”商標(biāo)、第XXXXXXXX號“XX熊”商標(biāo)在上訴人成立之前已具有一定的知名度，上訴人仍將商標(biāo)的主體部分“XX”登記為企業(yè)字號，主觀上具有搭便車的故意，客觀上容易使得相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆，違反了反不正當(dāng)競爭法第二條規(guī)定的誠實(shí)信用原則，故構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
二、上訴人是否實(shí)施了虛假宣傳行為
在本案審理期間，由于反不正當(dāng)競爭法于2017年11月4日進(jìn)行了修訂，新反不正當(dāng)競爭法于2018年1月1日起施行，本案所涉及的不正當(dāng)競爭行為雖然自新法施行之日前即已開始，但延續(xù)至新法施行之后，故本案應(yīng)適用新反不正當(dāng)競爭法的相關(guān)規(guī)定。
關(guān)于上訴人行為是否構(gòu)成對被上訴人虛假宣傳的不正當(dāng)競爭行為，本院認(rèn)為，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第一項(xiàng)規(guī)定：“起訴必須符合下列條件：(一)原告應(yīng)當(dāng)是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織……”。新反不正當(dāng)競爭法第二條第二款規(guī)定，本法所稱的不正當(dāng)競爭行為，是指經(jīng)營者在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，違反本法規(guī)定，擾亂市場競爭秩序，損害其他經(jīng)營者或者消費(fèi)者的合法權(quán)益的行為。第八條規(guī)定，經(jīng)營者不得對其商品的性能、功能、質(zhì)量、銷售狀況、用戶評價(jià)、曾獲榮譽(yù)等作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳，欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者。因此，不正當(dāng)競爭行為本質(zhì)上是一種損害其他經(jīng)營者或消費(fèi)者合法權(quán)益，擾亂市場競爭秩序的行為。實(shí)施不正當(dāng)競爭行為的經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任，但其他經(jīng)營者是否有權(quán)就系爭不正當(dāng)競爭行為提起民事訴訟，主張民事責(zé)任，取決于該經(jīng)營者是否與系爭不正當(dāng)競爭行為具有直接利害關(guān)系。需要說明的是，民事訴訟法關(guān)于原告起訴資格規(guī)定的“直接利害關(guān)系”并不等同于競爭關(guān)系。是否存在競爭關(guān)系影響的是被控行為是否可以適用反不正當(dāng)競爭法調(diào)整，在可以適用反不正當(dāng)競爭法的情況下，還應(yīng)審查判斷競爭者是否符合民事訴訟法關(guān)于起訴的條件。因此，存在競爭關(guān)系僅僅是符合直接利害關(guān)系的必要條件，除此之外，直接利害關(guān)系還要求不正當(dāng)競爭行為與其他競爭者存在特定的指向、關(guān)聯(lián)等關(guān)系，使得本屬于其他競爭者的交易機(jī)會、競爭優(yōu)勢等被不正當(dāng)競爭者所獲取，或者使得相關(guān)消費(fèi)者對于不正當(dāng)競爭者與其他經(jīng)營者之間的關(guān)系產(chǎn)生誤解、混淆。本案中，被上訴人于一審中主張上訴人在公司網(wǎng)站、微信公眾號中宣傳“公司核心競爭力來自于臺北、香港、深圳的成熟團(tuán)隊(duì)”，產(chǎn)品“已成功行銷全球、佳評如潮”，“擁有多年的兒童玩具制造經(jīng)驗(yàn)以及海外銷售經(jīng)驗(yàn)”等內(nèi)容的行為構(gòu)成虛假宣傳，不僅需舉證證明該行為符合反不正當(dāng)競爭法第九條第一款規(guī)定的要件，還需證明其與上述虛假宣傳行為具有直接利害關(guān)系。從現(xiàn)有證據(jù)來看，首先，上訴人與被上訴人為同行業(yè)競爭者，鑒于上訴人在公司名稱中擅自使用了被上訴人涉案注冊商標(biāo)相近似的“XX”字樣，并且在宣傳中突出使用“XX”，可以認(rèn)為上述虛假宣傳行為與被上訴人具有一定的指向關(guān)系，故被上訴人有權(quán)就上訴人實(shí)施的虛假宣傳不正當(dāng)競爭行為提起民事訴訟。其次，上訴人在公司網(wǎng)站、微信公眾號中的上述宣傳確實(shí)存在不當(dāng)之處，容易引人誤解，屬于引人誤解的虛假宣傳。故一審法院關(guān)于上訴人通過公司網(wǎng)站及微信公眾號宣傳，部分內(nèi)容與事實(shí)不符，部分內(nèi)容缺乏事實(shí)根據(jù)，從而誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成對被上訴人的不正當(dāng)競爭并承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任的認(rèn)定，并無不當(dāng)。對于上訴人的相關(guān)上訴意見，本院不予支持。
綜上所述，駁回上訴，維持原判。
【案例評析】
本案是商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭之虛假宣傳領(lǐng)域的典型案件。二審?fù)彽臓幾h焦點(diǎn)之一是上訴人的上述宣傳行為是否構(gòu)成虛假宣傳。不正當(dāng)競爭行為本質(zhì)上是一種損害其他經(jīng)營者或消費(fèi)者合法權(quán)益，擾亂市場競爭秩序的行為。實(shí)施不正當(dāng)競爭行為的經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任，但其他經(jīng)營者是否有權(quán)就系爭不正當(dāng)競爭行為提起民事訴訟，主張民事責(zé)任，取決于該經(jīng)營者是否與系爭不正當(dāng)競爭行為具有直接利害關(guān)系。需要說明的是，民事訴訟法關(guān)于原告起訴資格規(guī)定的“直接利害關(guān)系”并不等同于競爭關(guān)系。是否存在競爭關(guān)系影響的是被控行為是否可以適用反不正當(dāng)競爭法調(diào)整，在可以適用反不正當(dāng)競爭法的情況下，還應(yīng)審查判斷競爭者是否符合民事訴訟法關(guān)于起訴的條件。因此，存在競爭關(guān)系僅僅是符合直接利害關(guān)系的必要條件，除此之外，直接利害關(guān)系還要求不正當(dāng)競爭行為與其他競爭者存在特定的指向、關(guān)聯(lián)等關(guān)系，使得本屬于其他競爭者的交易機(jī)會、競爭優(yōu)勢等被不正當(dāng)競爭者所獲取，或者使得相關(guān)消費(fèi)者對于不正當(dāng)競爭者與其他經(jīng)營者之間的關(guān)系產(chǎn)生誤解、混淆。
法院確認(rèn)了針對上訴人僅對自身進(jìn)行夸大宣傳的行為，被上訴人有權(quán)提起虛假宣傳民事訴訟，不應(yīng)以需證明遭受“直接損害”作為尋求民事訴訟司法救濟(jì)的前提條件。本案中，雙方當(dāng)事人為同業(yè)競爭者，且上訴人使用與被上訴人注冊商標(biāo)近似的“XX”對外進(jìn)行虛假宣傳，該虛假宣傳行為與被上訴人具有一定的指向關(guān)系，故被上訴人有權(quán)就上訴人實(shí)施的虛假宣傳不正當(dāng)行為提起民事訴訟?！逼浯危吧显V人的上述宣傳行為的確存在不當(dāng)之處，容易引人誤解，屬于虛假宣傳的不正當(dāng)行為。”
【結(jié)語和建議】
商標(biāo)作為企業(yè)的無形資產(chǎn)，是企業(yè)參與市場競爭的重要工具，在日常經(jīng)營中起著至關(guān)重要的作用。隨著互聯(lián)網(wǎng)的崛起與普及，企業(yè)曝光率迅速增加，但這也令企業(yè)信息獲取更加容易，為了有效防范不法商家“傍名牌”、“搭便車”、搶注商標(biāo)的行為，企業(yè)可以采取注冊防御商標(biāo)的形式對企業(yè)商標(biāo)進(jìn)行全方位保護(hù)。這對于廣告宣傳投入量大、力求創(chuàng)立馳名品牌形象的企業(yè)來說，尤其具有實(shí)質(zhì)性的戰(zhàn)略意義。企業(yè)除了規(guī)范自己的行為之外，也要密切關(guān)注市場，對于市場上侵犯自己注冊商標(biāo)的行為，要及時(shí)進(jìn)行維權(quán)，禁止他人未經(jīng)許可擅自使用自己的注冊商標(biāo)，一方面，這是對企業(yè)商標(biāo)的保護(hù)，可以維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，另一方面，及時(shí)維權(quán)也可避免注冊商標(biāo)成為商品通用名稱的危險(xiǎn)。
從合規(guī)經(jīng)營的角度看，中小型企業(yè)在企業(yè)名稱、公司簡稱、公司商號及商標(biāo)的命名過程中，需要考量是否使用其他主體的馳名商標(biāo)，是否為馳名商標(biāo)的翻譯，是否為本省省著名商標(biāo)以及是否有其他惡意“傍名牌”的行為。從目前司法實(shí)踐加大知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)處罰力度的實(shí)際情況看，合規(guī)經(jīng)營對于規(guī)避商標(biāo)侵權(quán)，避免企業(yè)的品牌風(fēng)險(xiǎn)，避免民事賠償損失，以及廣告成本的損失，意義重大。從自身品牌保護(hù)及資產(chǎn)運(yùn)營的角度來說，對于發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好的產(chǎn)品或服務(wù)，必然會引起市場上的競相模仿或者惡意競爭，中小企業(yè)要重視產(chǎn)品、商標(biāo)打假。產(chǎn)品打假不光在清掃市場、維權(quán)收益上收效明顯，而且對自身品牌的維護(hù)，擴(kuò)大影響力也有重要的意義。
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