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從一起判例探討OEM中商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定及抗辯

2013年第06期    作者:原素雨    閱讀 7,219 次

       一、案情簡介

       2011年，原告香港A公司向廈門市中級人民法院提起訴訟，訴稱被告二廈門C公司向廈門海關(guān)申報出口的一批罐頭產(chǎn)品上標(biāo)示有ISKA標(biāo)識，海關(guān)認(rèn)定該批罐頭侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)，做出沒收并給以行政處罰的處理。另據(jù)原告調(diào)查，該批產(chǎn)品是被告一德國B公司委托被告二廈門C公司定牌加工生產(chǎn)的。據(jù)此，原告認(rèn)為被告一、被告二共同侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)，訴至廈門市中級人民法院，要求兩被告立即停止侵權(quán)、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品、賠償損失。

　　經(jīng)過法庭調(diào)查，法院查明涉案ISKA商標(biāo)在中國大陸最早是由廣西D公司于2001年申請，2002年獲得注冊，2008年廣西D公司又將涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給香港A公司。并且，廣西D公司的法定代表人與原告香港A公司的法定代表人蘇某系親生父子關(guān)系。法院進(jìn)一步查明，德國B公司早在原告商標(biāo)申請之前就已經(jīng)在希臘、俄羅斯、歐盟等國家注冊、使用涉案商標(biāo)，但未在中國大陸申請登記注冊。德國B公司從1997年開始長期委托中國大陸企業(yè)為其貼牌加工產(chǎn)品。并且，自1998年至2006年期間，原告的法定代表人（公司的唯一股東）蘇某曾先后以包括廣西D公司在內(nèi)的多家廠商的名義與被告德國B公司簽署合同，為德國B公司貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品（貼牌的商標(biāo)均為涉案商標(biāo)）。

　　2011年12月，法院作出一審判決，認(rèn)為蘇某通過其父親開辦的廣西D公司注冊涉案商標(biāo)的行為無疑是商標(biāo)搶注行為，但是否應(yīng)當(dāng)撤銷，應(yīng)通過商標(biāo)行政程序解決。但法院又特別指出，誠實信用是商業(yè)活動應(yīng)遵循的基本原則，任何違反誠信的行為均不應(yīng)受到法律保護(hù)。據(jù)此，法院作出駁回原告香港A公司全部訴請的判決。一審判決后，原告上訴至福建省高級人民法院，認(rèn)為一審法院援引《商標(biāo)法》第31條作為法律依據(jù)駁回原告訴請屬于適用法律錯誤，法院無權(quán)適用該條款；法院引用誠實信用原則是搞道德審判。2012年6月，福建省高級人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。

 

　　 二、各地法院對OEM中使用商標(biāo)的行為是否屬于商標(biāo)侵權(quán)存在不同的認(rèn)識

　　OEM俗稱貼牌加工，是指在來料加工、來樣加工和來件加工業(yè)務(wù)中，由境外委托方提供商標(biāo)，境內(nèi)受托方將其提供的商標(biāo)印在所加工的產(chǎn)品上，并將加工后的產(chǎn)品全部返還給境外委托方，境內(nèi)受托方不負(fù)責(zé)對外銷售，僅收取加工勞務(wù)費的一種生產(chǎn)組織方式。

　　近年來，在OEM過程中出現(xiàn)了很多商標(biāo)侵權(quán)訴訟案件，其根源是因為OEM過程中加工方使用的商標(biāo)在國內(nèi)和國外具有兩個不同的權(quán)利人，國外的權(quán)利人委托國內(nèi)加工方生產(chǎn)后，在海關(guān)申報出口時，被國內(nèi)的權(quán)利人發(fā)現(xiàn)或海關(guān)直接查扣。國內(nèi)的權(quán)利人隨即指控該產(chǎn)品侵犯了其在中國境內(nèi)的注冊商標(biāo)專用權(quán)。而對此類在OEM過程中使用商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，各地法院存在不同、乃至完全相反的觀點。

　?。ㄒ唬┲С?span>OEM構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

　　一些法院認(rèn)為，只要使用了與權(quán)利人在中國注冊的商標(biāo)相同或相近視的商標(biāo)，即使其委托人在國外擁有商標(biāo)權(quán)，產(chǎn)品也全部出口，也構(gòu)成侵權(quán)。其理由是商標(biāo)具有地域性，委托人僅在國外登記注冊未在中國注冊，在中國不享有商標(biāo)權(quán)利。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第52條的規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的行為屬于典型的侵權(quán)行為。比較典型的案例如2005年浙江省高級人民法院判決的瑞寶公司“RBoI”商標(biāo)糾紛案等。

　　此類案件中，被告通常會抗辯其產(chǎn)品全部出口，不在國內(nèi)銷售，國內(nèi)的消費者不會產(chǎn)生混淆，沒有損害權(quán)利人在中國的利益，不構(gòu)成侵權(quán)。而法院則是按照現(xiàn)行《商標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定，并沒有將國內(nèi)消費者是否產(chǎn)生混淆作為侵權(quán)構(gòu)成的要素進(jìn)行考量。

　　（二）否定OEM構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

        一些法院認(rèn)為，商標(biāo)的基本功能是使消費者區(qū)分商品或服務(wù)的來源，所以消費者是否可能產(chǎn)生混淆是認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的基本前提。OEM產(chǎn)品不在中國國內(nèi)銷售，不會引起中國消費者的混淆，所以不構(gòu)成侵權(quán)。比較典型的是上海申達(dá)音響電子案，該案的一審及二審法院均認(rèn)為：“商標(biāo)的基本功能是區(qū)分商品或服務(wù)來源的識別功能，侵犯商標(biāo)權(quán)其實質(zhì)是對商標(biāo)的識別功能的破壞，使得一般消費者對產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)?！睋?jù)此認(rèn)為涉案商品全部出口到國外，只在中國境內(nèi)具有商品來源的識別意義，并不在中國境內(nèi)發(fā)揮識別商品來源的功能，從而認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)。

        2009年1月，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭在蘇州召開“知識產(chǎn)權(quán)審判如何應(yīng)對金融危機對實體的沖擊暨服務(wù)外包法律論壇”，據(jù)會后形成的會議紀(jì)要記載，各方對此問題的觀點看法不一，甚至相互矛盾。工商和海關(guān)的觀點較為一致，均認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)。北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭的意見是認(rèn)為商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)該以混淆或造成混淆的可能性為條件，OEM中不會構(gòu)成混淆，不侵權(quán)。浙江省高級人民法院卻認(rèn)為如果使用的商標(biāo)相同就構(gòu)成侵權(quán)，如果不相同，對是否近似要從嚴(yán)把控。福建省高級人民法院則認(rèn)為應(yīng)從嚴(yán)把控，如有合理抗辯理由，則不認(rèn)定為侵權(quán)。即使認(rèn)定侵權(quán)，未造成損失的，應(yīng)僅判決停止侵權(quán)和支付合理費用。最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭對此爭議未做明確的表態(tài)。

 

　　三、最高人民法院的態(tài)度

　　最高人民法院對此類案件是否構(gòu)成侵權(quán)一直未予明確表態(tài)。2009年4月，最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)若干問題的意見》指出：“……妥善處理當(dāng)前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。”

　　這是截至目前為止，最高人民法院首次在對外正式發(fā)布的文件中涉及到OEM中的商標(biāo)侵權(quán)問題，但實際上對是否構(gòu)成侵權(quán)還是沒有明確表態(tài)。2012年，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭庭長孔祥俊發(fā)表了《論我國商標(biāo)司法的八個關(guān)系》一文，在文章中對該表態(tài)的背景又做了進(jìn)一步的解釋：“該意見實際上又是未作表態(tài)的表態(tài)，即還是有態(tài)度的，尤其是允許對此類行為的定性和處理進(jìn)行進(jìn)一步研究探索。而且，只說到構(gòu)成侵權(quán)的處理問題，言外之意還可能有不構(gòu)成侵權(quán)的情形。”該文章直接透露出最高人民法院對此類案件的謹(jǐn)慎態(tài)度：“在法律規(guī)定不清晰或者有兩種以上的解釋而需要逐漸廓清其內(nèi)涵時，或者法律滯后于社會發(fā)展的需要時，或者干脆出現(xiàn)法律空白時，法院的裁判就有很強的實驗性、嘗試性或者試錯性，需要探索和創(chuàng)造。在這種情況下，同類案件不同判決（同案不同判）的情形在所難免，即必然出現(xiàn)法律適用的差異性。尤其是對于達(dá)不成共識的爭議較大的問題，我們常常是慎重表態(tài)，但不排除先在個案裁判中嘗試和試驗，待條件成熟時再統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?！ㄅ萍庸ぁ猩虡?biāo)使用行為的定性就是著例?！?span>

　　由此可見，最高人民法院認(rèn)為兩種觀點都有道理，還未能達(dá)成共識，或者認(rèn)為當(dāng)前的探討還不夠深入，所以遲遲不予正式表態(tài)，把權(quán)限交給各地法院自行處理，這就直接導(dǎo)致了同案不同判的現(xiàn)狀。

　　值得注意的是，2012年最高人民法院在一份關(guān)于株式會社良品計畫與商評委的再審決定中，首次明確表態(tài)：“認(rèn)為商標(biāo)的基本功能在于商標(biāo)的識別性，即區(qū)別不同商品或服務(wù)的來源，因此商標(biāo)只有在商品的流通環(huán)節(jié)中才能發(fā)揮其功能。二審法院認(rèn)為良品計畫委托我國大陸境內(nèi)廠家生產(chǎn)加工第24類商品供出口，且宣傳、報道等均是在我國大陸境外，不屬于《商標(biāo)法》第31條規(guī)定的‘已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)’符合《商標(biāo)法》的立法原意。”這被認(rèn)為是直接否定了定牌加工中的商標(biāo)使用行為在中國境內(nèi)的法律意義。該判決一出，許多律師同仁及一些專家紛紛撰文，認(rèn)為最高人民法院對OEM中的商標(biāo)使用行為給出了定性，OEM中的的商標(biāo)使用不是《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用，不會構(gòu)成侵權(quán)。

　　但筆者認(rèn)為，僅憑此一份行政判決還不能簡單的推論到侵權(quán)案件中。該案件是商標(biāo)行政案件而非侵權(quán)案件，所爭議的法律條款是《商標(biāo)法》第31條而非第52條。最高人民法院認(rèn)為貼牌加工行為中的商標(biāo)使用不符合《商標(biāo)法》第31條本義中的商標(biāo)使用行為，并不必然否定其不屬于《商標(biāo)法》第52條中的商標(biāo)使用行為。

　　事實上，孔祥俊法官在《論我國商標(biāo)司法的八個關(guān)系》中也已經(jīng)提到了“良品計畫”案，但在隨后的論述中也明確表示最高人民法院在“定牌加工”中的商標(biāo)使用行為的定性還沒有達(dá)成共識，允許各地法院作進(jìn)一步的探討。這進(jìn)一步表明，“良品計畫”案中所指出的貼牌加工行為中的商標(biāo)使用不屬于《商標(biāo)法》意義上的使用的定性，在目前應(yīng)僅限于《商標(biāo)法》第31條，還不能直接類推到《商標(biāo)法》第52條，即侵權(quán)案件中的認(rèn)定。最高人民法院對此類侵權(quán)案件中的商標(biāo)使用行為的定性還是沒有明確表態(tài)。

 

       四、建    議

　　從孔祥俊法官的文章中可以看出最高人民法院的態(tài)度很明確，對OEM中的商標(biāo)使用是否構(gòu)成侵權(quán)不予表態(tài)，待各地法院作進(jìn)一步探討，達(dá)成共識后再做規(guī)定。筆者認(rèn)為這種態(tài)度不是很妥當(dāng)，最高人民法院作為司法機構(gòu)而非立法機構(gòu)，對司法實踐中的爭議不應(yīng)回避，也無法回避，應(yīng)當(dāng)早日給予明確的意見。同案不同判造成的危害，比做出一個未來可能被修改的司法解釋帶來的危害更大，損害了法律的嚴(yán)肅性和司法的權(quán)威。事實上，最高人民法院對很多司法爭議焦點的觀點也都有過不斷修改調(diào)整，甚至直接推翻先前觀點的先例。

　　筆者認(rèn)為，OEM中的商標(biāo)使用行為在一般情況下應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)，但同時法院在個案中也應(yīng)給予使用方足夠的抗辯空間。

　?。ㄒ唬┩ǔＧ闆r下，OEM中未經(jīng)國內(nèi)權(quán)利人的許可使用商標(biāo)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

　　1、OEM中的商標(biāo)使用是符合《商標(biāo)法》意義上的使用

　　 《商標(biāo)法實施細(xì)則》第3條規(guī)定：“商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中?！笨梢?，法律已經(jīng)對商標(biāo)使用行為作了非常明確的定義，而貼牌加工行為毫無疑問應(yīng)屬于一種商業(yè)活動中，即使不構(gòu)成銷售，至少也構(gòu)成生產(chǎn)行為，而無論是生產(chǎn)還是銷售，均屬于商業(yè)活動。因此，貼牌加工過程中使用商標(biāo)的性質(zhì)應(yīng)屬《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用行為。

　　2、OEM中的商標(biāo)使用行為也可能在相關(guān)公眾中產(chǎn)生混淆

　　在OEM過程中，產(chǎn)品全部出口，在國內(nèi)不進(jìn)行銷售，國內(nèi)的消費者確實不可能產(chǎn)生混淆。但筆者認(rèn)為，混淆的主體不應(yīng)僅限于最終消費者而應(yīng)泛指相關(guān)公眾。相關(guān)公眾的范圍并不局限于最終的消費者，也應(yīng)包括產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者。在OEM過程中，生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)的從業(yè)者也存在對商標(biāo)產(chǎn)生混淆的可能性，從而損害商標(biāo)的識別功能，對商標(biāo)權(quán)利人造成損害。

　　《商標(biāo)法》第52條明確規(guī)定了“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”，屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。從法條本義上看，商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成并不以混淆作為前置條件。只要是未經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人的許可，使用其商標(biāo)就構(gòu)成侵權(quán)。筆者認(rèn)為，某些法院或?qū)＜覍⑾M者產(chǎn)生混淆作為構(gòu)成侵權(quán)的前提條件，屬于對法條的擴張解釋，并沒有明確的法律依據(jù)。

　　（二）如果使用方有合理的理由，應(yīng)認(rèn)定不侵權(quán)

　　通常情況下，行為人在OEM過程中只要未經(jīng)權(quán)利人許可使用其注冊商標(biāo)就構(gòu)成侵權(quán)，而無需考慮是否會引起消費者的混淆。但這并非意味著所有的情形均構(gòu)成侵權(quán)，如果行為人有合理的抗辯理由，則仍可以認(rèn)定為不侵權(quán)。正如本文一開始所介紹的案例，如果在案件中發(fā)現(xiàn)權(quán)利人（原告）明顯違反其他法律規(guī)定的，比如該案件中所提到的明顯的惡意搶注行為，被告使用在先，也可以作為不侵權(quán)的抗辯理由。

　　筆者認(rèn)為，盡管學(xué)者對《商標(biāo)法》的功能和目的有“排他性權(quán)利”之說、“防止混淆、保護(hù)消費者權(quán)益”之說、“保護(hù)商譽”之說等各類觀點，但無論任何一個觀點，都不應(yīng)忽視一個基本邏輯，即權(quán)利的取得應(yīng)當(dāng)是合法正當(dāng)?shù)?。法院在審理涉?span>OEM侵權(quán)案件中，至少應(yīng)考慮采信如下抗辯理由：

　　1、如果原告的商標(biāo)系以不正當(dāng)手段所得，則應(yīng)認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)

　　這是源于“如果實質(zhì)內(nèi)容失去正當(dāng)性，個人不能通過形式獲利”的原則，即“一方不得以犧牲別人的利益為代價獲得不正當(dāng)?shù)睦妗?。從實質(zhì)上說，凡稱其為權(quán)利的，必然是合法產(chǎn)生的，非法獲取的利益只能是一種事實，不能成為法律上的權(quán)利。在此類案件中，盡管按照當(dāng)前的司法行政體系，法院不便于直接否定權(quán)利人對商標(biāo)的所有權(quán)，給予撤銷，但可以根據(jù)現(xiàn)行法律的其他條款和原則，在個案中對其進(jìn)行合理的限制。被告據(jù)此進(jìn)行的抗辯，應(yīng)當(dāng)予以采信，從而阻止、減少惡意搶注行為的發(fā)生。

　　2、如果原告的商標(biāo)與被告在先的合法權(quán)利構(gòu)成沖突，被告以在先權(quán)利進(jìn)行抗辯，也不應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)

　　在現(xiàn)實案例中，可能出現(xiàn)原告的商標(biāo)權(quán)與被告在先的外觀設(shè)計、版權(quán)、字號、包裝裝潢等其他權(quán)利構(gòu)成沖突的案例。筆者認(rèn)為，對此類案件應(yīng)該按照最高人民法院的司法解釋進(jìn)行處理，即“要正確理解和適用《商標(biāo)法》第31條關(guān)于‘申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利’的概括性規(guī)定。人民法院審查判斷訴爭商標(biāo)是否損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利時，對于《商標(biāo)法》已有特別規(guī)定的在先權(quán)利，應(yīng)按照《商標(biāo)法》的特別規(guī)定予以保護(hù)；《商標(biāo)法》雖無特別規(guī)定的，但根據(jù)《民法通則》和其他法律的規(guī)定屬于應(yīng)予保護(hù)的合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)該概括性規(guī)定給予保護(hù)?！贬槍Υ祟惏讣桓嬉院戏ㄊ褂迷谙葯?quán)利進(jìn)行抗辯的，法院應(yīng)予以采信。至于涉案商標(biāo)因為與被告在先權(quán)利構(gòu)成沖突，是否應(yīng)予以撤銷，則應(yīng)通過其他訴訟程序或行政程序予以處理，但在侵權(quán)案件中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定侵權(quán)不成立。

綜上，筆者認(rèn)為在《商標(biāo)法》未對商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件做明確修改的前提下，OEM過程中未經(jīng)國內(nèi)權(quán)利人許可使用商標(biāo)的行為通常都構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但使用方也可以利用其他法律條款、原則和司法解釋進(jìn)行合理抗辯。這樣既維護(hù)了法律的嚴(yán)肅性，又避免了簡單適用法條所可能帶來損害真正權(quán)利人利益的弊端，阻止商標(biāo)惡意搶注的泛濫?！?