（本指引于2012年12月14日市律協(xié)業(yè)務(wù)研究指導(dǎo)委員會通訊表決通過。）

總則

一、制定目的

為促進本市律師為TMT行業(yè)提供專利法律服務(wù)，特制定本指引。本指引由上海律協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)與高新技術(shù)業(yè)務(wù)研究委員會起草，并非強制性或規(guī)范性規(guī)定，僅供本市律師代理TMT行業(yè)專利法律服務(wù)時參考。

二、特別說明

本法律服務(wù)指引中所稱TMT 是電信、媒體和科技（Telecommunication，Media，Technology）三個行業(yè)英文單詞的首字母的縮寫，即TMT代表了以移動互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡(luò)、新媒體和電子商務(wù)為主的高新技術(shù)行業(yè)。

當(dāng)代TMT行業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)相比，具有自身的特點。在技術(shù)層面上，當(dāng)代TMT行業(yè)的興起和發(fā)展離不開互聯(lián)網(wǎng)的誕生和普及；互聯(lián)網(wǎng)作為一架中間橋梁，將TMT行業(yè)中的有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品緊密地連接在一起；其中，有形產(chǎn)品主要是指為無形產(chǎn)品提供載體和支撐的電子產(chǎn)品，如個人計算機、手機、通信設(shè)備；無形產(chǎn)品是指運營在前述電子設(shè)備上的為消費者提供溝通、娛樂、信息和交易的服務(wù)類應(yīng)用軟件產(chǎn)品，如手機支付、交友平臺、搜索引擎、網(wǎng)絡(luò)游戲等。在行業(yè)或產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟層面，當(dāng)代TMT行業(yè)與傳統(tǒng)的消費品和服務(wù)類行業(yè)的不同之處在于，TMT行業(yè)滿足消費者信息交流和信息融合的需求，往往位于產(chǎn)服務(wù)業(yè)的價值鏈的高端，該行業(yè)的科技含量較高，但也常常處于劇烈變動中。著名的摩爾定律即總結(jié)反映了TMT行業(yè)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)進步的革命性乃至顛覆性。

正是由于TMT行業(yè)以上的特點，針對TMT行業(yè)的專利法律服務(wù)亦有其特色，這也是本服務(wù)指引試圖覆蓋的內(nèi)容。

中國專利法體系簡介

一、專利權(quán)介紹

（一）專利權(quán)

專利權(quán)是指一個國家或地區(qū)專利主管機關(guān)依法授予專利申請人或其專利申請權(quán)繼承人在法定時間中，在該國（或地區(qū)）地域內(nèi)享有的對相應(yīng)發(fā)明創(chuàng)造的獨占性的權(quán)利，即在專利權(quán)存續(xù)期間，未經(jīng)權(quán)利人許可，他人不得實施其專利，特別是為生產(chǎn)經(jīng)營實施其專利。

（二）我國專利法保護的專利類型

我國現(xiàn)行專利法規(guī)定了三種專利權(quán)，即將專利分為發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利三種類型。

發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或其改進所提出的新的技術(shù)方案。發(fā)明專利既保護產(chǎn)品發(fā)明，也保護方法發(fā)明以及用途發(fā)明。產(chǎn)品發(fā)明是指儀表、機器、設(shè)備、裝置或者液態(tài)、氣態(tài)、粉末狀物質(zhì)等人類創(chuàng)造的有形物。方法發(fā)明是指制造特定產(chǎn)品或者實現(xiàn)特定技術(shù)目標采用的工藝流程、制造方法、技術(shù)手段以及開拓性的用途的發(fā)明創(chuàng)造。

實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。實用新型必須是產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造，而方法發(fā)明創(chuàng)造及用途發(fā)明創(chuàng)造都不能申請實用新型專利；實用新型必須是具有固定形狀和構(gòu)造的產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造；沒有固定形狀和構(gòu)造的氣態(tài)、液態(tài)和粉末、顆粒狀物質(zhì)以及單純的線路等不能申請實用新型專利。

外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合作出的富有美感并適于工業(yè)上應(yīng)用的新設(shè)計。外觀設(shè)計是一種以工業(yè)應(yīng)用為目的，依附于以具體工業(yè)方法生產(chǎn)之產(chǎn)品的美學(xué)設(shè)計，可以是形狀、圖案、色彩三種要素的多重組合設(shè)計，但不包括主要起標識作用的平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合設(shè)計。需特別注意，外觀設(shè)計專利保護對象只是產(chǎn)品外觀的美學(xué)設(shè)計，并不涉及產(chǎn)品的技術(shù)內(nèi)涵。

由上所述可知，三種專利權(quán)的保護客體范圍并不相同，發(fā)明的客體保護邏輯上外延最為廣闊，而外觀設(shè)計的保護客體則與發(fā)明和實用新型的客體內(nèi)容內(nèi)涵不一致。這也是很多國家，并不將外觀設(shè)計放入專利法體系的重要原因。

（三）我國專利權(quán)的期限

我國專利法規(guī)定：發(fā)明專利權(quán)期限為20年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)期限都為10年，保護期限都從專利申請日起算。但是如果更確切地講，我國各類專利權(quán)的專利權(quán)實際保護期限要比上述年限短一些。例如發(fā)明專利申請共經(jīng)歷了三個階段，先是提出申請，再是專利申請文件早期公開，最后是批準授權(quán)與否。在提出申請至早期公開這一階段專利申請的技術(shù)內(nèi)容還是保密的，法律只保護專利申請人因“申請在先”而依法產(chǎn)生的“先申請權(quán)益”，但對已申請專利的技術(shù)內(nèi)容沒有實質(zhì)的專利權(quán)保護，這一階段對相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的保護，仍然適用于技術(shù)秘密保護的法律規(guī)定。在早期公開至批準授權(quán)與否這一階段中，我國專利法規(guī)定只給予專利申請人以“臨時保護”，即“申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用”，但并非完整的專利保護。直到正式授予發(fā)明專利權(quán)后，專利申請人才真正成為法律意義上的專利權(quán)人，享有完整的法律意義上的專利權(quán)。所以，發(fā)明專利權(quán)的全面法律保護期限實際上應(yīng)當(dāng)從授予專利權(quán)日起開始。同理，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的全面法律保護期限也始于專利權(quán)授予日。

二、專利法律保護

（一）我國專利權(quán)保護的客體

發(fā)明和實用新型的保護客體是技術(shù)方案，而外觀設(shè)計的保護客體是適于工業(yè)應(yīng)用的美學(xué)設(shè)計。并非所有的發(fā)明創(chuàng)造都能夠被授予專利權(quán)，根據(jù)我國專利法，首先，對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)；其次，對下列各項，不授予專利權(quán)：（一）科學(xué)發(fā)現(xiàn)；（二）智力活動的規(guī)則和方法；（三）疾病的診斷和治療方法；（四）動物和植物品種－但其生產(chǎn)方法，可以依照專利法規(guī)定授予專利權(quán)；（五）用原子核變換方法獲得的物質(zhì)；（六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設(shè)計。

（二）我國專利權(quán)保護的內(nèi)容

我國專利法規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品。

我國專利法還規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用以解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍則以表示在圖片或者照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計。

（三）我國專利行政管理機構(gòu)介紹

根據(jù)《專利法》第3條的規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門即國家知識產(chǎn)權(quán)局管理全國的專利工作；統(tǒng)一受理和審查專利申請，依法授予專利權(quán)。國家知識產(chǎn)權(quán)局包括各審查部門，其工作職能為受理和審查專利申請并依法授予專利權(quán)；專利復(fù)審委員會，其工作職能為受理專利復(fù)審和無效工作。

省、市、縣（含縣級市、區(qū)）人民政府管理專利工作的部門負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的專利管理工作。

三、與專利有關(guān)的主要法律規(guī)定及國際條約

（一）我國專利立法、相關(guān)規(guī)定

1、《中華人民共和國專利法》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行，第三次修改后2009.10.1起施行）

2、《中華人民共和國民法通則》（1987.1.1施行）

3、 《中華人民共和國刑法》（1997.10.1施行）

4、《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》（2010.7.1施行）

5、《專利法實施細則》（2010.1.9施行）

6、《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（2001.7.1施行）

7、《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》（2001.7.1施行）

8、 《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件若干問題的解答》（1992.2.9施行）

9、《最高人民法院關(guān)于專利侵權(quán)糾紛案件地域管轄問題的通知》（1987.6.29施行）

10、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2004.11.2施行）

11、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（ 2010 年 1 月 1 日 起施行）

12、《專利代理條例》（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）

13、《專利行政執(zhí)法辦法》（2011.2.1施行）

14、《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》（2010.4.1施行）

15、《國防專利條例》(2004.11.1起施行)

16、《審查指南》(2010年新版)

17、《國家知識產(chǎn)權(quán)局行政復(fù)議規(guī)程》（2012.9.1起施行）

18、《專利權(quán)質(zhì)押登記辦法》（2010.10.1施行）

（二）國際條約

除上述與專利相關(guān)的主要法律法規(guī)和司法解釋外，關(guān)于與專利相關(guān)的國際條約，我國于1985年加入《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，1993年加入《專利合作公約》（PCT）， 2001年加入世貿(mào)組織WTO，我國承諾履行《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（TRIPS）。

1、PCT協(xié)議介紹

PCT是《專利合作條約 http://baike.baidu.com/view/51310.htm》（Patent Cooperation Treaty）的英文縮寫，PCT于1970年締結(jié)，1979年修正，并于1984年和2001年修訂。PCT對《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（1883年）的締約國開放，締約國或申請加入方必須要向WIPO總干事交存批準書或加入書。根據(jù)PCT的規(guī)定，專利申請人可以通過PCT途徑遞交國際專利申請 http://baike.baidu.com/view/1966815.htm，即申請人只要向特定的PCT受理局提交一件PCT國際專利申請，即可在為數(shù)眾多的PCT成員國的每一個國家同時要求對發(fā)明創(chuàng)造進行專利保護。

 

專利非訴訟法律服務(wù)

一、指導(dǎo)客戶制定專利戰(zhàn)略

（一）專利戰(zhàn)略綜述

專利戰(zhàn)略是企業(yè)綜合利用技術(shù)創(chuàng)新、合理技術(shù)壟斷與法律保護等多項手段以促進企業(yè)良性發(fā)展。專利戰(zhàn)略需要企業(yè)將與專利相聯(lián)系的法律、科技、經(jīng)濟原則的結(jié)合，用于指導(dǎo)企業(yè)的研發(fā)方向，市場目標以謀求最大的利益。

（二）企業(yè)制定專利戰(zhàn)略的目的

對于企業(yè)而言，尤其是高技術(shù)比重附加值或輕資產(chǎn)的TMT行業(yè)而言，如要在市場競爭中脫穎而出，就必須主動地利用專利制度提供的法律保護及其種種方便條件有效地保護自己，并充分利用專利情報信息，研究分析競爭對手狀況，推進專利技術(shù)開發(fā)、控制獨占市場。因此，專利戰(zhàn)略是制定者為了自身的長遠利益和發(fā)展，運用專利制度提供的法律保護，在技術(shù)競爭和市場競爭中謀取最大經(jīng)濟利益、并保持自己技術(shù)優(yōu)勢的整體性戰(zhàn)略觀念與謀略戰(zhàn)術(shù)的集成總和體。也可以說，專利戰(zhàn)略的根本作用及其存在依據(jù)在于，它以技術(shù)的產(chǎn)權(quán)激勵為基礎(chǔ)，有效地將技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)權(quán)激勵、市場激勵、政府激勵與企業(yè)激勵四種主要激勵源組織集成為一體，形成動態(tài)立體的兼顧進攻與防御雙重功能的管理模式。

（三）專利戰(zhàn)略分類及實施

企業(yè)專利戰(zhàn)略按照技術(shù)一般可分為：專利申請戰(zhàn)略、專利防御戰(zhàn)略、專利技術(shù)實施戰(zhàn)略。

1、專利申請戰(zhàn)略

一般而言，專利的申請戰(zhàn)略，主要由四個問題組成：（1）是否所有的發(fā)明創(chuàng)造都要申請專利？（2）何時申請專利？（3）在哪些國家地區(qū)申請專利？（4）申請什么樣的專利？

（1）針對第一個問題：是否所有的發(fā)明創(chuàng)造或技術(shù)革新都要申請專利或者能夠申請專利，尤其值得TMT行業(yè)的企業(yè)重視。如前所述，TMT行業(yè)既包括科技含量較高的電子通訊企業(yè)、電腦設(shè)備提供商等，同時包括以滿足消費者溝通分享需求的服務(wù)類應(yīng)用產(chǎn)品企業(yè)。前者生產(chǎn)出有形的產(chǎn)品，而后者主要是以軟件、網(wǎng)頁或界面的形式呈現(xiàn)于消費者面前。電子通訊企業(yè)的產(chǎn)品及其數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議、通訊方法、外觀結(jié)構(gòu)等均可以申請專利。但是服務(wù)類應(yīng)用產(chǎn)品是否能申請專利則首先需要判斷其是否屬于專利法保護的客體范圍，即適格的技術(shù)方案。這在專利代理中是非常復(fù)雜的問題。如前所述，專利法所稱的發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案。涉及計算機程序的發(fā)明專利申請只有構(gòu)成技術(shù)方案才是專利保護的客體。根據(jù)《審查指南》中對是否屬于技術(shù)方案的判斷的說明“發(fā)明的目的是解決技術(shù)問題,使用了遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段，獲得了符合自然規(guī)律的技術(shù)效果”。在判斷了是否屬于技術(shù)方案以后，還需要進一步判斷是否屬于智力活動規(guī)則和方法?！秾彶橹改稀分兄橇顒右?guī)則和方法定義如下：“智力活動規(guī)則和方法是指導(dǎo)人們進行思維、表述、判斷和記憶的規(guī)則和方法”。在服務(wù)類應(yīng)用產(chǎn)品滿足了是一種技術(shù)方案且不屬于智力活動規(guī)則和方法才能進行專利申請。

TMT行業(yè)所提供服務(wù)類應(yīng)用產(chǎn)品必然與計算機或電子設(shè)備關(guān)聯(lián)，即屬于所謂的涉及計算機程序的技術(shù)方案，按《審查指南》，TMT企業(yè)在決定是否對此類技術(shù)方案申請專利時，必須首先作如下判斷：

1）如果一項技術(shù)方案僅僅涉及一種算法或數(shù)學(xué)計算規(guī)則，或者計算機程序本身或僅僅記錄在載體（例如磁帶、磁盤、光盤、磁光盤、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的計算機可讀介質(zhì)）上的計算機程序，或者游戲的規(guī)則和方法，則該技術(shù)方案屬于智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利保護的客體。

2）如果一項技術(shù)方案除其主題名稱之外，其進行限定的全部內(nèi)容僅僅涉及一種算法或數(shù)學(xué)計算規(guī)則，或者程序本身，或者游戲的規(guī)則和方法，則該技術(shù)方案實質(zhì)上僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利保護的客體。

必須注意，此處所說的計算機程序本身是指為了能夠得到某種結(jié)果而可以由計算機等具有信息處理能力的裝置執(zhí)行的代碼化指令序列，或者可被自動轉(zhuǎn)換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列。計算機程序本身包括源程序和目標程序。計算機程序本身并不包含對計算機硬件的改變，若計算機硬件因上述計算機程序而改變的，則所涉及技術(shù)方案一般屬于專利保護的范圍。

例如，僅由所記錄的程序限定的計算機可讀存儲介質(zhì)或者一種計算機程序產(chǎn)品，或者僅由游戲規(guī)則限定的、不包括任何技術(shù)性特征，例如不包括任何物理實體特征限定的計算機游戲裝置等，由于其實質(zhì)上僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，因而不屬于專利保護的客體。但是，如果專利申請要求保護的介質(zhì)涉及其物理特性的改進，例如疊層構(gòu)成、磁道間隔、材料等，則不屬此列。

進一步的判斷可以參照下文中專利代理專章中列舉的情況。

需注意，如果服務(wù)類應(yīng)用產(chǎn)品不滿足專利申請的條件，則一般應(yīng)該建議企業(yè)以商業(yè)秘密的形式保護其相應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)。

（2）針對第二個問題，何時申請專利，這需要企業(yè)在專利戰(zhàn)略中設(shè)定穩(wěn)定且能長期有效執(zhí)行的專利工作制度，即對不同類別技術(shù)方案采用不同的專利響應(yīng)申請機制。簡單而言，對于獨創(chuàng)性的基本發(fā)明，一般要等其應(yīng)用研究和周邊研究大體成熟后，再提出專利申請；防止其他企業(yè)在基本發(fā)明的基礎(chǔ)上，作繼續(xù)改進性研究，或搶先申請應(yīng)用發(fā)明專利，而造成對自己基本發(fā)明的封鎖保護。但若所處細分行業(yè)競爭對手很多，或者市場需求量大，或者是容易被模仿的技術(shù)，則應(yīng)盡快申請專利。對本企業(yè)領(lǐng)先的不易被模仿的技術(shù)，則可以在競爭對手快要追上的時候再申請專利，一方面延長了保護期，另一方面也避免了技術(shù)過早地公開而給對手可乘之機。

（3）針對第三個問題，在哪些國家地區(qū)申請專利。通常而言是以“市場導(dǎo)向”或“生產(chǎn)導(dǎo)向”。市場導(dǎo)向是以銷售市場作為專利申請的目的國家。如果發(fā)明創(chuàng)造屬于高技術(shù)范疇，如芯片等，只有極少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)這種產(chǎn)品，在這種情況下，“市場導(dǎo)向”申請戰(zhàn)略也許并不是最好的。此時則應(yīng)考慮“生產(chǎn)導(dǎo)向”申請戰(zhàn)略，即在競爭對手從事生產(chǎn)經(jīng)營的國家申請專利，一旦發(fā)生侵權(quán)，專利權(quán)人可以采取法律手段在原產(chǎn)地扣押侵權(quán)產(chǎn)品而不論其將要行銷的國家。對于有高度發(fā)達的工業(yè)又有廣闊市場的國家，可以同時應(yīng)用這兩種戰(zhàn)略?？傊?，企業(yè)應(yīng)當(dāng)考慮在有潛在市場或潛在競爭對手的國家申請專利，以保護自己在這些國家的市場利益和競爭優(yōu)勢。

（4）針對最后一個問題，申請什么樣的專利。除了將專利劃分為發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利以外。企業(yè)內(nèi)部還應(yīng)當(dāng)對專利本身作出重要性評判，按照其技術(shù)領(lǐng)先程度、潛在市場表現(xiàn)，可以將專利劃分為：基礎(chǔ)專利（核心專利）、改進專利（外圍專利）、防衛(wèi)專利（潛在專利）。

基礎(chǔ)專利針對獨創(chuàng)性非常高的（基本或基礎(chǔ)）發(fā)明，它具有廣泛應(yīng)用的可能性和獲取重大經(jīng)濟效益的前景。對于此類專利，應(yīng)該高度重視。

改進專利則指在基礎(chǔ)專利的基礎(chǔ)上再進行技術(shù)優(yōu)化而產(chǎn)生的專利。

防衛(wèi)專利則指企業(yè)暫時不使用但可能具有市場前景的專利。

2、專利防御戰(zhàn)略

專利防御戰(zhàn)略是指保護企業(yè)自身的專利優(yōu)勢不喪失。專利防御戰(zhàn)略具體包括以下幾種：

（1） 異議無效戰(zhàn)略：對其他企業(yè)申請專利權(quán)可以采取經(jīng)常性的妨礙活動，在專利申請階段向國家知識產(chǎn)權(quán)局提異議，在專利授權(quán)以后請求專利復(fù)審委員會宣告無效。

（2）外圍專利戰(zhàn)略：在競爭對手已經(jīng)獲得授權(quán)的基本專利的基礎(chǔ)上開發(fā)質(zhì)量更好的改進專利，或者申請大量的外圍專利。

（3）繞開權(quán)項戰(zhàn)略：繞過對方專利權(quán)項，開發(fā)不相抵觸的技術(shù)。

（4）期滿使用戰(zhàn)略：有些基本專利無法突破，該基本專利若很快到期，可等到期滿后再使用。

3、專利技術(shù)實施戰(zhàn)略

專利利用戰(zhàn)略包括對本企業(yè)申請獲權(quán)專利的利用和對其他企業(yè)專利的利用及其他企業(yè)利用本企業(yè)專利三個方面。具體戰(zhàn)略的選擇、運用、組合應(yīng)科學(xué)分析本企業(yè)與競爭對手或者合作方的企業(yè)規(guī)模、企業(yè)類型、企業(yè)業(yè)績、企業(yè)信譽、企業(yè)技術(shù)實力、企業(yè)品牌實力、企業(yè)信息能力、企業(yè)發(fā)展策略等多方面因素，在實踐中靈活地選擇和實施。

（1）專利獨占戰(zhàn)略，對任何國家的企業(yè)都不授予許可實施權(quán)，只追求專利權(quán)企業(yè)獨家利益。但該企業(yè)要能承擔(dān)開拓市場的風(fēng)險和具有投資的條件。

（2）許可實施戰(zhàn)略，許可其他企業(yè)實施本企業(yè)專利，收取一定的費用，該戰(zhàn)略在本企業(yè)無條件實施的情況下采用。

（3）許可使用戰(zhàn)略，自身生產(chǎn)能力遠遠不能滿足市場需求的情況下，可許可其他企業(yè)使用本企業(yè)專利，收取一定使用費用的戰(zhàn)略。

（4）專利與產(chǎn)品相結(jié)合的戰(zhàn)略，持有基本專利的企業(yè)，允許其他企業(yè)使用自己的專利，但作為交換的條件，把本企業(yè)的產(chǎn)品強加給對方以提高自己在市場競爭中的地位。

（5）專利與商標相結(jié)合的戰(zhàn)略，商品投放市場后，為了更大利益，可以將專利權(quán)和相關(guān)商標權(quán)捆綁在一起出讓或者許可。商標的作用很大，可為了商標在市場上站住腳跟，需要一定的時間和投資。為了減少商標的廣告投資，可以采用強制使用商標作為使用專利權(quán)交換條件的戰(zhàn)略。

（6）專利投資戰(zhàn)略，以專利技術(shù)入股，與當(dāng)?shù)刭Y本聯(lián)合逐步在各國設(shè)立合資公司或合營公司，在該公司利用本企業(yè)的專利技術(shù)，從而掌握其支配權(quán)。美國的杜邦公司擅長采用此戰(zhàn)略。

（7）交叉許可戰(zhàn)略，隨著技術(shù)的復(fù)雜化、復(fù)合化發(fā)展趨勢的加強，即使是大企業(yè)，也不可能獨占技術(shù)，于是出現(xiàn)將各自擁有的技術(shù)互相靠攏，簽訂以相互的專利權(quán)交叉實施許可合同的戰(zhàn)略，從而形成聯(lián)合技術(shù)優(yōu)勢。另外，在與同行也的其他企業(yè)的技術(shù)十分接近、甚至權(quán)力歸屬錯綜復(fù)雜的情況下，為了防止混亂，也可采用交叉許可戰(zhàn)略。可以是同類技術(shù)交換，也可以是不同的技術(shù)相互交換來彌補自身的薄弱環(huán)節(jié)。

（8）專利協(xié)作戰(zhàn)略，各企業(yè)將相互擁有的專利權(quán)拿出來合作，是一種協(xié)同合作的戰(zhàn)略。多以生產(chǎn)合作的形式出現(xiàn)，以防止出現(xiàn)專利糾紛。

（9）引進專利戰(zhàn)略，本企業(yè)自身不搞技術(shù)開發(fā)，專門引進其他企業(yè)優(yōu)秀專利技術(shù)的戰(zhàn)略。

（10）專利收買戰(zhàn)略，將競爭對手的專利全部買下，從而達到獨占市場的戰(zhàn)略，與引進專利戰(zhàn)略不同，收買專利的目的不限于引進技術(shù)，最終是為了獨占市場，專利收買戰(zhàn)略要適可而止，否則就可能違反“反壟斷法”。

（11）專利出售戰(zhàn)略，當(dāng)本企業(yè)專利閑置，成為虛價值或者低價值資產(chǎn)存量時，可將專利權(quán)當(dāng)作普通商品出售，達到盤活企業(yè)資本的目的。

（12）專利與標準相結(jié)合的戰(zhàn)略。  

二、指導(dǎo)客戶進行專利培訓(xùn)

律師應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)專利管理機構(gòu)定期安排有關(guān)課程對員工進行專利知識培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容包括專利相關(guān)法律法規(guī)，相關(guān)案例，最新專利信息等。培訓(xùn)的具體內(nèi)容通常包括：

（一）專利相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)涵和外延，如何正確理解相關(guān)條款；

（二）提供與企業(yè)實際專利工作相類似的案例，供企業(yè)內(nèi)部分析和學(xué)習(xí)；

（三）培育企業(yè)內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)保護意識，加大員工對專利工作的認知力度；

（四）組織相關(guān)技術(shù)部門查找并分析專利信息等。

三、代理專利申請

（一）TMT企業(yè)可以申請專利的發(fā)明創(chuàng)造

如前所述，由于TMT行業(yè)的技術(shù)特性，其所涉及的發(fā)明創(chuàng)造往往與計算機或電子設(shè)備相關(guān)聯(lián)，往往屬于所謂的涉及計算機程序的技術(shù)方案，試將幾種可以申請或不可申請專利的發(fā)明創(chuàng)造列舉如下：

如果一項技術(shù)方案的全部內(nèi)容中既包含智力活動的規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含符合要求的技術(shù)特征，例如在對一款軟件及其裝置等限定的內(nèi)容中既包括軟件方法與規(guī)則，又包括裝置技術(shù)特征，則該技術(shù)方案就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法，不應(yīng)當(dāng)僅依據(jù)專利法第二十五條排除其為專利權(quán)的保護客體，可以申請專利。

例如，僅僅涉及漢字編碼方法的一種漢語字根編碼方法的技術(shù)方案屬于專利法規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利保護的客體。但是，如果把漢字編碼方法與該編碼方法可使用的特定鍵盤相結(jié)合，構(gòu)成計算機系統(tǒng)處理漢字的一種計算機漢字輸入方法或者計算機漢字信息處理方法，使計算機系統(tǒng)能夠以漢字信息為指令，運行程序，從而控制或處理外部對象或者內(nèi)部對象，則這種計算機漢字輸入方法或者計算機漢字信息處理方法構(gòu)成專利法第二條第二款所說的技術(shù)方案，不再屬于智力活動的規(guī)則和方法，而屬于專利保護的客體。

如果涉及計算機程序的技術(shù)方案執(zhí)行計算機程序的目的是解決技術(shù)問題，在計算機上運行計算機程序從而對外部或內(nèi)部對象進行控制或處理所反映的是遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果，則該技術(shù)方案可以申請專利。

例如，某軟件應(yīng)用企業(yè)提供了一種技術(shù)方案，其執(zhí)行計算機程序的目的是為了實現(xiàn)一種工業(yè)過程、測量或測試過程控制，通過計算機執(zhí)行一種工業(yè)過程控制程序，按照自然規(guī)律完成對該工業(yè)過程各階段實施的一系列控制，從而獲得符合自然規(guī)律的工業(yè)過程控制效果，則該技術(shù)方案屬于專利保護的客體。

如果涉及計算機程序的該技術(shù)方案執(zhí)行計算機程序的目的是為了處理一種外部技術(shù)數(shù)據(jù)，通過計算機執(zhí)行一種技術(shù)數(shù)據(jù)處理程序，按照自然規(guī)律完成對該技術(shù)數(shù)據(jù)實施的一系列技術(shù)處理，從而獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)數(shù)據(jù)處理效果，則該技術(shù)方案可以申請專利。

例如，一多媒體技術(shù)開發(fā)公司提供了“一種去除圖像噪聲的方法”，利用概率統(tǒng)計論中的原理，結(jié)合計算機程序處理有效去除圖像噪聲，且減少因去噪處理產(chǎn)生的圖像模糊現(xiàn)象。該方案利用了遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段獲得技術(shù)效果，可申請專利保護。

如果涉及計算機程序的技術(shù)方案執(zhí)行計算機程序的目的是為了改善計算機系統(tǒng)內(nèi)部性能，通過計算機執(zhí)行一種系統(tǒng)內(nèi)部性能改進程序，按照自然規(guī)律完成對該計算機系統(tǒng)各組成部分實施的一系列設(shè)置或調(diào)整，從而獲得符合自然規(guī)律的計算機系統(tǒng)內(nèi)部性能改進效果，則該技術(shù)方案可以申請專利。

例如，一TMT企業(yè)針對現(xiàn)有移動計算設(shè)備由于受到存儲容量的限制而不能處理需要大存儲容量的多媒體數(shù)據(jù)，而提出一種利用虛擬設(shè)備文件系統(tǒng)來擴充移動計算設(shè)備的存儲容量的方法，該方案通過執(zhí)行計算機程序?qū)崿F(xiàn)對移動計算設(shè)備內(nèi)部運行性能的改進，利用了遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段，該發(fā)明技術(shù)方案可申請專利。

如果涉及計算機程序的技術(shù)方案執(zhí)行計算機程序的目的不是解決技術(shù)問題，或者在計算機上運行計算機程序從而對外部或內(nèi)部對象進行控制或處理所反映的不是利用自然規(guī)律的技術(shù)手段，或者獲得的不是受自然規(guī)律約束的效果，則該技術(shù)方案不屬于專利保護的客體。

例如，一互聯(lián)網(wǎng)游戲公司開發(fā)一種基于網(wǎng)絡(luò)的成長類游戲，僅利用計算機執(zhí)行改變游戲角色狀態(tài)等方式，使游戲角色和環(huán)境在游戲中相應(yīng)變化。該方案未給涉及裝置的內(nèi)部性能帶來改進，也沒有給涉及裝置的構(gòu)成或功能帶來任何技術(shù)上的改變技術(shù)方案，且游戲運行受人為控制并不受自然規(guī)律約束，因此不屬于專利保護的范圍。

（二）中國專利申請

根據(jù)專利法規(guī)定，中國單位或者個人在國內(nèi)申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，可以委托專利代理機構(gòu)辦理。因此，具有專利代理資格的律師事務(wù)所可以以事務(wù)所身份從事專利代理法律服務(wù)的；而沒有專利代理服務(wù)資格，但確有能力從事專利代理法律服務(wù)的，可以參照民事訴訟中類似公民代理的方式，從事專利代理工作。

專利代理根據(jù)申請專利類型的不同而有所不同。

申請發(fā)明專利的，一般包括如下幾個階段：1、撰寫發(fā)明申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關(guān)系后，首先與客戶進行溝通，進行技術(shù)交底；然后對相關(guān)技術(shù)進行檢索，確定相關(guān)發(fā)明的發(fā)明點；正式撰寫申請文件，包括權(quán)利要求書、說明書等；遞交正式申請。2、專利審查中的代理：1、初步審查程序中的代理：協(xié)助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；2、實質(zhì)審查程序中的代理：主要為幫助客戶做好對專利局針對申請文件可能作出的實質(zhì)審查意見通知書的答復(fù)。3、授權(quán)階段的代理：對最終獲得授權(quán)的發(fā)明申請，應(yīng)協(xié)助客戶做好對相關(guān)文件、期限和費用的管理。

申請實用新型或外觀設(shè)計專利的，一般包括如下幾個階段：1、撰寫申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關(guān)系后，首先與客戶進行溝通，進行技術(shù)交底；然后對相關(guān)技術(shù)進行檢索，確定相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點；正式撰寫申請文件；遞交正式申請。2、初步審查程序中的代理：協(xié)助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；3、授權(quán)階段的代理：對最終獲得授權(quán)的發(fā)明申請，應(yīng)協(xié)助客戶做好對相關(guān)文件、期限和費用的管理。

（三）國際專利申請

根據(jù)專利法規(guī)定，在中國沒有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務(wù)的，應(yīng)當(dāng)委托依法設(shè)立的專利代理機構(gòu)辦理。 專利法同時規(guī)定；“任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)國務(wù)院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務(wù)院的規(guī)定執(zhí)行。 中國單位或者個人可以根據(jù)中華人民共和國參加的有關(guān)國際條約提出專利國際申請。申請人提出專利國際申請的，應(yīng)當(dāng)遵守前款規(guī)定”。而且 對前述規(guī)定“向外國申請專利的發(fā)明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權(quán)”。雖然專利法未規(guī)定，中國單位或者個人辦理涉外專利事務(wù)必須委托依法設(shè)立的專利代理機構(gòu)辦理。但為客戶利益最安全考慮，中國單位或者個人辦理涉外專利事務(wù)的還是應(yīng)委托依法設(shè)立的專利代理機構(gòu)辦理。綜上所述，律師事務(wù)所律師從事涉外專利業(yè)務(wù)的，特別是替外方在中國處理專利業(yè)務(wù)的，相應(yīng)律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)具有專利申請代理資格。

根據(jù)客戶的目標市場、主要競爭對手分布等情況，幫助客戶進行國外專利申請?？梢园凑招枰暾埖膰鈱＠臄?shù)量和范圍，幫助客戶確定是通過PCT申請，還是單獨就不同國家提出申請。

在涉外專利申請實務(wù)上，一般分為國內(nèi)向國外申請（內(nèi)向外）和國外向國內(nèi)申請（外向內(nèi)），其形式一般分為PCT模式和優(yōu)先權(quán)模式。

四、專利行政復(fù)議代理

根據(jù)規(guī)定，公民、法人或者其他組織，認為國家知識產(chǎn)權(quán)局的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的，可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請復(fù)議。在具體行政行為作出時其權(quán)利或者利益受到損害的其他利害關(guān)系人可以申請行政復(fù)議，也可以作為第三人參加行政復(fù)議。復(fù)議申請人、第三人可以委托代理人代為參加復(fù)議。因此，律師可以代理復(fù)議申請人、第三人參加國家知識產(chǎn)權(quán)局的行政復(fù)議。

按規(guī)定，目前國家知識產(chǎn)權(quán)局受理專利行政復(fù)議的范圍，包括:

對國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的有關(guān)專利申請、專利權(quán)的具體行政行為不服的；　　(二)　對國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會作出的有關(guān)專利復(fù)審、無效的程序性決定不服的；(三)對國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的有關(guān)專利代理管理的具體行政行為不服的；(四)認為國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的其他具體行政行為侵犯其與專利有關(guān)的合法權(quán)益的。

不包括: (一)專利申請人對駁回專利申請的決定不服的；(二)復(fù)審請求人對復(fù)審請求審查決定不服的；(三)專利權(quán)人或者無效宣告請求人對無效宣告請求審查決定不服的；(四)專利權(quán)人或者專利實施強制許可的被許可人對強制許可使用費的裁決不服的；(五)國際申請的申請人對國家知識產(chǎn)權(quán)局作為國際申請的受理單位、國際檢索單位和國際初步審查單位所作決定不服的；(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不能申請行政復(fù)議的情形。

有關(guān)專利行政復(fù)議的具體事項，可參照相關(guān)律師從事行政復(fù)議指引及《國家知識產(chǎn)權(quán)局行政復(fù)議規(guī)程》規(guī)定。

五、代理專利復(fù)審

專利復(fù)審理論上也是一種特殊的專利行政復(fù)議程序。根據(jù)專利法，專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審。專利復(fù)審委員會復(fù)審后，作出決定，并通知專利申請人。

在復(fù)審代理中，主要工作包括：（1）分析確定請求復(fù)審的理由，撰寫并向?qū)＠麖?fù)審委員會提交復(fù)審請求書，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除駁回決定指出的缺陷；（2）對專利復(fù)審委員會和議組可能發(fā)出的復(fù)審?fù)ㄖ獣M行仔細研究并答復(fù)，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕?；?/span>3）參加復(fù)審程序中可能發(fā)生的口頭審理；（4）收到復(fù)審決定書后，若維持原駁回決定的，應(yīng)協(xié)助客戶仔細分析；客戶對專利復(fù)審委員會的復(fù)審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴。

六、代理專利無效

專利無效理論上亦為一種特殊的專利行政復(fù)議程序。專利法規(guī)定：自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個人認為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。實務(wù)中，專利無效常常成為專利侵權(quán)訴訟中，被告的一種訴訟手段。專利無效代理包括代理專利無效申請人和代理專利無效被申請人。

代理專利無效申請人的律師主要工作包括：（1）與客戶建立委托關(guān)系，根據(jù)無效請求的目的確定無效代理中的整體策略；（2）分析相關(guān)專利及公知技術(shù)，決定無效宣告請求的理由，并組織證據(jù)，按規(guī)定撰寫并提交無效請求書及相關(guān)證據(jù)，并及時繳納費用；（3）答復(fù)復(fù)審委員會無效合議組可能發(fā)出的審查通知書；（4）參加可能的口頭審理程序，對相關(guān)證據(jù)、事實進行質(zhì)證、辯論，進一步結(jié)合證據(jù)闡述無效理由；（5）幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權(quán)訴訟有關(guān)的，應(yīng)依此確定在侵權(quán)訴訟中的后續(xù)對策。

代理專利無效被申請人的律師主要工作包括：（1）與客戶建立委托關(guān)系，分析無效宣告請求書的理由、證據(jù)，確定無效代理中的整體策略；（2）按規(guī)定撰寫并提交針對無效請求書的意見陳述書，必要時，應(yīng)協(xié)助客戶修改被申請無效發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠臋?quán)利要求書；（3）答復(fù)復(fù)審委員會無效合議組可能發(fā)出的審查通知書；（4）參加可能的口頭審理程序，對相關(guān)證據(jù)、事實進行質(zhì)證、辯論，進一步反駁無效宣告請求書無效理由；（5）幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權(quán)訴訟有關(guān)的，應(yīng)依此確定在侵權(quán)訴訟中的后續(xù)對策。

無論是代理專利無效申請人還是代理專利無效被申請人，律師都應(yīng)當(dāng)按無效中的策略判斷是否進行和解。

七、代理提起行政處理請求

我國《專利法》第60條的規(guī)定，專利權(quán)被侵犯的救濟方式包括：（1）協(xié)商，即專利侵權(quán)糾紛可以由當(dāng)事人協(xié)商解決；（2）司法救濟，即專利權(quán)人或者利害關(guān)系人向人民法院提起民事訴訟；（3）行政救濟，即專利權(quán)人或者利害關(guān)系人請求管理專利工作的部門處理，要求責(zé)令停止侵權(quán)行為，也可以就賠償額請求調(diào)解。

管理專利工作的部門對專利侵權(quán)糾紛的處理包括以下職能：一是應(yīng)當(dāng)事人的請求，對專利侵權(quán)糾紛進行處理，認定侵權(quán)行為成立的，責(zé)令侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為，這是具體行政行為，當(dāng)事人不服的，可以依法提起行政訴訟。侵權(quán)人期滿不起訴又不停止侵權(quán)行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執(zhí)行。二是在行政處理的過程中，應(yīng)當(dāng)事人的請求，就專利侵權(quán)的賠償額進行調(diào)解。這是一種調(diào)解，不具有約束力，調(diào)解不成的，當(dāng)事人可以依法提起民事訴訟。

律師在指導(dǎo)客戶向?qū)＠芾聿块T提出行政處理請求，主要包括以下工作內(nèi)容：起草行政請求書、指導(dǎo)客戶收集必要的權(quán)利證據(jù)和侵權(quán)證據(jù)等。

八、代理海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護備案

根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》的規(guī)定，海關(guān)依照國家有關(guān)法律規(guī)定，在邊境執(zhí)法中保護與進出境貨物有關(guān)并受中華人民共和國法律行政法規(guī)保護的知識產(chǎn)權(quán)，其中包括專利權(quán)。

律師在代理當(dāng)事人辦理知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案時應(yīng)注意，權(quán)利人向海關(guān)總署提出海關(guān)保護備案申請，應(yīng)事先向海關(guān)領(lǐng)取備案申請書。權(quán)利人或其代理人應(yīng)按照要求填寫申請書，并隨附有關(guān)文件，送交或寄送海關(guān)總署。

權(quán)利人提出備案申請，應(yīng)按照一項權(quán)利一份申請的原則提出，即每份申請書只能就一份權(quán)利證書上的專利提出申請。申請書應(yīng)用中文填寫，并保證交驗的申請文件真實、有效。

權(quán)利人在提交申請時應(yīng)當(dāng)同時附送下列文件：（1）專利權(quán)人的身份證明文件；授權(quán)委托書；（2）專利證書的復(fù)印件，經(jīng)專利局登記和公告的專利轉(zhuǎn)讓合同副本，專利實施許可合同副本；（3）海關(guān)總署認為需要附送的其他文件。交驗的文件為外文的，同時提交中文譯本。

九、專利風(fēng)險審核代理

基于專利本身的特點，任何企業(yè)在研發(fā)、制造、銷售等過程中均存在一系列法律風(fēng)險。企業(yè)在技術(shù)開發(fā)過程中很有可能侵犯到別人專利，可能出現(xiàn)技術(shù)人員泄密或者私自申請利用的風(fēng)險，遭第三方強先申請而喪失專利權(quán)的風(fēng)險，因先于專利申請而公開技術(shù)方案所導(dǎo)致喪失專利權(quán)的風(fēng)險；企業(yè)在利用專利技術(shù)過程中，可能侵犯他人專利權(quán)等。律師在代理客戶專利風(fēng)險審核中有以下注意要點：

1、幫助客戶建立專利風(fēng)險數(shù)據(jù)庫

針對客戶的主要競爭對手、主要目標市場可以建立一個專門的專利數(shù)據(jù)庫，定時檢索并更新專利數(shù)據(jù)庫。將競爭對手的專利按申請時間的先后可以分為已失效專利、即將失效專利、有效專利。將競爭對手的專利按照企業(yè)的實際需求，進行價值評估。價值評估時應(yīng)考慮的因素包括：（1）技術(shù)的先進度和成熟程度；（2）該專利屬于基礎(chǔ)專利還是從屬專利；（3）該專利的權(quán)利要求的內(nèi)容；（4）該專利是否已進行市場應(yīng)用；（6）該專利所在技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展成熟度等等。

2、指導(dǎo)客戶建立專利風(fēng)險預(yù)警機制

幫助客戶建立研發(fā)時的專利風(fēng)險預(yù)警機制，包括項目立項前進行技術(shù)領(lǐng)域分析、可行性分析、專利門檻分析；項目進行過程中搜索可用專利信息；產(chǎn)品進入各個國家之前進行專利風(fēng)險判斷等。

十、專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)轉(zhuǎn)讓代理

根據(jù)專利法的規(guī)定，專利申請權(quán)和專利權(quán)都可以轉(zhuǎn)讓。

在辦理專利申請權(quán)和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)時，應(yīng)注意以下幾點：

中國單位或者個人向外國人轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，必須經(jīng)國務(wù)院有關(guān)主管部門批準。

轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，讓與人與受讓人應(yīng)當(dāng)訂立合同。該合同為要式合同，即必須以書面形式訂立。對轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的合同，除專利法或有關(guān)行政法規(guī)另有規(guī)定的以外，應(yīng)適用《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。

轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的讓與人與受讓人訂立轉(zhuǎn)讓合同后，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院專利行政部門辦理登記。專利申請權(quán)或者專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。需要指出的是，當(dāng)事人辦理登記，是專利申請權(quán)或者專利權(quán)轉(zhuǎn)移生效的要件，而不是轉(zhuǎn)讓合同生效的要件。依照合同法的規(guī)定，依法成立的轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的合同，自成立時即生效，當(dāng)事人一方不得以未經(jīng)登記為由主張合同無效。合同成立后，因未向國務(wù)院專利行政部門辦理登記手續(xù)使轉(zhuǎn)讓不生效的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)依法補辦登記手續(xù)。

按照國務(wù)院發(fā)布的《國防專利條例》的規(guī)定，國防專利申請權(quán)和國防專利權(quán)只能向國內(nèi)的中國單位或者中國公民轉(zhuǎn)讓，禁止向國外的單位和個人以及在國內(nèi)的外國人和外國機構(gòu)轉(zhuǎn)讓國防專利申請權(quán)和國防專利權(quán)。國防專利申請權(quán)和國防專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)委托國防專利機構(gòu)指定的專利代理機構(gòu)辦理。轉(zhuǎn)讓國防專利申請權(quán)或者國防專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)向國防專利機構(gòu)提出書面申請，由國防專利機構(gòu)進行初步審查后按地方企業(yè)還是軍隊企業(yè)分別報送國務(wù)院國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)主管部門、總裝備部審批。

十一、專利實施許可代理

專利實施許可是指專利權(quán)人、專利申請人或者其他權(quán)利人作為讓與人，許可受讓人在約定的范圍內(nèi)實施專利，受讓人支付約定使用費的行為。專利實施許可應(yīng)當(dāng)訂立書面合同。

（一）專利許可種類

專利實施許可按照被許可人取得的實施權(quán)的范圍以及被許可人享有的權(quán)利，可分為獨占實施許可、排他實施許可、普通實施許可、交叉實施許可、分實施許可、強制實施許可等。

1、獨占實施許可（簡稱獨占許可）是指在約定的期限、地區(qū)、技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，專利權(quán)人（許可方）許可被許可方單方實施該專利技術(shù)，許可方和任何被許可方以外的單位或個人都不得實施該專利技術(shù)。獨占實施許可被許可人的地位與專利權(quán)人有相似之處。獨占實施許可的被許可人可以根據(jù)合同的約定獨占地實施專利技術(shù)，排除專利權(quán)人的實施行為，也可以在專利權(quán)人不起訴的情況下單獨提起侵權(quán)訴訟，或者請求人民法院采取訴前臨時措施。

2、排他實施許可（簡稱排他許可）也稱獨家許可，是指在約定的期限、地區(qū)、技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，專利權(quán)人（許可方）只許可一個被許可人實施其專利，但專利權(quán)人自己有權(quán)實施該專利。排他許可與獨占許可的區(qū)別就在于排他許可中的專利權(quán)人自己享有實施該專利的權(quán)利，而獨占許可中的專利權(quán)人自己也不能實施該專利。     

3、普通實施許可（簡稱普通許可）是指在約定的期限、地區(qū)、技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，專利權(quán)人許可他人實施其專利，同時保留許可第三人實施該專利的權(quán)利。這樣，在同一地域內(nèi)，被許可人同時可能有若干家，專利權(quán)人自己也可以實施。普通許可是專利實施許可中最常見的一種類型。普通許可的被許可人能否作為原告提起侵權(quán)訴訟、能否申請人民法院采取臨時措施，關(guān)鍵在于實施許可合同的具體約定。

4、分實施許可（簡稱分許可）是針對基本許可而言的，即在被許可人與專利權(quán)人訂立實施許可合同的基礎(chǔ)上，被許可人依照與專利權(quán)人的協(xié)議，作為許可人再許可第三人實施同一專利，被許可人與第三人之間的實施許可就是分許可。被許可人簽訂這種分許可合同必須事先得到專利權(quán)人的同意，否則無權(quán)訂立分許可合同。

5、交叉實施許可（簡稱交叉許可）也稱作互換實施許可，是指兩個專利權(quán)人互相許可對方實施自己的專利。這種許可，兩個專利的價值大體是相等的，所以一般是免交使用費的，但如果二者的技術(shù)效果或者經(jīng)濟效益差距較大，也可以約定由合同一方當(dāng)事人給予另一方當(dāng)事人以適當(dāng)?shù)难a償。交叉許可的性質(zhì)，既可以是普通許可，也可以是獨占許可或排他許可。

6、強制實施許可是指國務(wù)院專利行政部門依法且無需專利權(quán)人同意，直接允許其他單位或個人實施其發(fā)明創(chuàng)造的一種許可方式。強制許可的被許可方人不享有獨占的實施權(quán)，并且無權(quán)允許他人實施。取得實施強制許可的單位或者個人應(yīng)當(dāng)付給專利權(quán)人合理的使用費，不得無償使用。使用費數(shù)額由雙方協(xié)商，協(xié)商不成時由國務(wù)院專利行政部門裁決。

（二）專利實施許可注意事項

應(yīng)審查專利證書及專利年費繳納憑證原件作為專利權(quán)許可基礎(chǔ)，并應(yīng)將國家知識產(chǎn)權(quán)局專利登記簿副本作為專利實施許可合同附件。以共有專利權(quán)實施專利許可的，應(yīng)以所有共有人為專利實施許可合同許可方。

應(yīng)審查許可專利的質(zhì)押、訴訟、入股和在先自行實施或許可第三人實施等情況，并應(yīng)當(dāng)要求許可方在專利許可合同條款中如實披露。

應(yīng)審查專利許可的實施范圍、期限、方式等。所謂實施范圍，即專利實施許可的地域范圍；所謂期限，是指可以約定許可時間為專利整個存續(xù)期間或者在專利存續(xù)期間中某一段時間，但不得為專利權(quán)終止后；所謂方式，是指本合同選擇的專利實施許可種類。

應(yīng)審查專利許可的使用費及支付方式，無論采取一次總算一次總付、一次總算分期支付、提成支付還是提成支加預(yù)付入門費方式，應(yīng)確立使用費計算清晰確定無爭議，且支付方式簡單可行的原則。

應(yīng)審查并排除非法壟斷條款。即當(dāng)事人不得以合同條款限制技術(shù)競爭和技術(shù)發(fā)展，不得限制另一方在合同標的技術(shù)的基礎(chǔ)上進行新的研究開發(fā)，不得限制另一方從其他渠道吸收技術(shù)，或者阻礙另一方根據(jù)市場的需求，按照合理的方式充分實施專利技術(shù)。

應(yīng)注意技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)條款的可操作性。即應(yīng)盡可能載明許可方派出專業(yè)技術(shù)人員進行技術(shù)指導(dǎo)的詳細項目、內(nèi)容、工作期限和費用負擔(dān)的有關(guān)事項。

應(yīng)注意驗收條款的明晰可操作性。即約定的驗收成果應(yīng)是在一定期限和條件下重復(fù)試驗?zāi)苓_到預(yù)定的技術(shù)成果，并約定第三方做裁判。

應(yīng)審查爭議解決的方法的可操作性。即選擇仲裁時，應(yīng)當(dāng)明確約定具體仲裁機構(gòu)，甚至仲裁規(guī)則；選擇人民法院約定管轄時，不應(yīng)違反專利糾紛專屬管轄規(guī)定。

應(yīng)自專利實施許可合同生效之日起3個月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門備案。

十二、代理客戶進行專利質(zhì)押（融資）

我國《擔(dān)保法》和《物權(quán)法》均認可了專利權(quán)可以用作質(zhì)押，這為專利質(zhì)押擔(dān)保提供了法律依據(jù)。專利權(quán)質(zhì)押合同的登記管理部門國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的《專利權(quán)質(zhì)押登記辦法》于 2010 年 10 月 1 日 起 施行。近年來，以專利權(quán)威擔(dān)保進行融資的模式不斷發(fā)展創(chuàng)新，但其基本原理仍為以單項專利權(quán)或多項專利權(quán)組合的未來收益作為債務(wù)的擔(dān)保。

（一）專利質(zhì)押手續(xù)注意要點

以專利權(quán)質(zhì)押的，出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，并向國家知識產(chǎn)權(quán)局辦理出質(zhì)登記。質(zhì)押合同可以是單獨訂立的合同，也可以是主合同中的擔(dān)保條款。出質(zhì)人必須是合法專利權(quán)人。以共有的專利權(quán)出質(zhì)的，除全體共有人另有約定的以外，應(yīng)當(dāng)取得其他共有人的同意。在中國沒有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織辦理專利權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)委托依法設(shè)立的專利代理機構(gòu)辦理。

（二）專利質(zhì)押合同注意要點

專利權(quán)質(zhì)押合同必須包括以下內(nèi)容，否則國家知識產(chǎn)權(quán)局不予登記：

當(dāng)事人的姓名或者名稱、地址；（2）被擔(dān)保債權(quán)的種類和數(shù)額；（3）債務(wù)人履行債務(wù)的期限；（4）專利權(quán)項數(shù)以及每項專利權(quán)的名稱、專利號、申請日、授權(quán)公告日；（5）質(zhì)押擔(dān)保的范圍。

除上述條款外，專利權(quán)質(zhì)押合同中可選擇約定下列事項：

質(zhì)押期間專利權(quán)年費的繳納；（7）質(zhì)押期間專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓、實施許可；

（8）質(zhì)押期間專利權(quán)被宣告無效或者專利權(quán)歸屬發(fā)生變更時的處理；（9）實現(xiàn)質(zhì)權(quán)時，相關(guān)技術(shù)資料的交付；（10）其他雙方約定的條款。

對于出現(xiàn)下列情況之一的專利權(quán)質(zhì)押合同，國家知識產(chǎn)權(quán)局不予登記：

出質(zhì)人與專利登記簿記載的專利權(quán)人不一致的；專利權(quán)已終止或者已被宣告無效的；專利申請尚未被授予專利權(quán)的；專利權(quán)處于年費繳納滯納期的；專利權(quán)已被啟動無效宣告程序的；因?qū)＠麢?quán)的歸屬發(fā)生糾紛或者人民法院裁定對專利權(quán)采取保全措施，專利權(quán)的質(zhì)押手續(xù)被暫停辦理的；債務(wù)人履行債務(wù)的期限超過專利權(quán)有效期的；質(zhì)押合同約定在債務(wù)履行期屆滿質(zhì)權(quán)人未受清償時，專利權(quán)歸質(zhì)權(quán)人所有的；以共有專利權(quán)出質(zhì)但未取得全體共有人同意的；專利權(quán)已被申請質(zhì)押登記且處于質(zhì)押期間的；其他應(yīng)當(dāng)不予登記的情形。

（三）專利質(zhì)押業(yè)務(wù)其他注意事項    

1、出質(zhì)人的資格審查

出質(zhì)人首先必須是合法專利權(quán)人，其次應(yīng)考慮與實際操作有關(guān)的專利權(quán)人身份問題。

確定出質(zhì)人是否“合法”的標準就是看其有效證件與專利文件所記載的內(nèi)容是否一致，即出質(zhì)人是否專利文件所記載的專利權(quán)人或者非全部專利權(quán)人的。

因到期質(zhì)押債務(wù)不能清償時，很有可能涉及到專利權(quán)屬變更，所以應(yīng)特別考慮若涉及國有企業(yè)的專利權(quán)質(zhì)物，則國有資產(chǎn)折價、拍賣、變賣或其他方式處置應(yīng)得到上級主管部門批準。辦理登記時，要提交上級主管部門的批準文件。

2、質(zhì)物的審查

專利質(zhì)押合同質(zhì)物的應(yīng)是有效的專利權(quán)，專利申請權(quán)不屬此列。能夠證明專利權(quán)有效的文檔包括專利年費繳納憑證、專利登記簿副本等。

專利質(zhì)押合同質(zhì)物的應(yīng)是無可爭議的有效專利權(quán)。專利權(quán)處于年費繳納滯納期、專利權(quán)已被啟動無效宣告程序的、因?qū)＠麢?quán)的歸屬發(fā)生糾紛或者人民法院裁定對專利權(quán)采取保全措施的專利都不能作為質(zhì)物，知識產(chǎn)權(quán)局對有爭議的專利進行質(zhì)押登記的將不予登記。

專利質(zhì)押合同質(zhì)押期限必須在專利權(quán)有效期內(nèi)，債務(wù)人履行債務(wù)的期限不得超過專利權(quán)有效期。

作為質(zhì)物的是專利權(quán)中可轉(zhuǎn)讓的財產(chǎn)權(quán)，即因取得專利權(quán)而產(chǎn)生的具有經(jīng)濟內(nèi)容的權(quán)利，系指獨占權(quán)和由此派生的權(quán)限、轉(zhuǎn)讓權(quán)、標記權(quán)等。在債權(quán)未受清償前，出質(zhì)人應(yīng)用其質(zhì)物（專利權(quán)）財產(chǎn)權(quán)的全部來擔(dān)保債權(quán)的實現(xiàn)。

3、當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)

律師對專利權(quán)質(zhì)押雙方當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)，應(yīng)特別注意：

質(zhì)權(quán)人有限制出質(zhì)人處分質(zhì)物的權(quán)利。但質(zhì)權(quán)人并未實際上取得專利權(quán)，除非另有約定，亦不能擅自實施專利。

除另有約定的。出質(zhì)人因質(zhì)物專利權(quán)所得的轉(zhuǎn)讓費、許可費應(yīng)當(dāng)向質(zhì)權(quán)人提前清償所擔(dān)保的債權(quán)或者向與質(zhì)權(quán)人約定的第三人提存。質(zhì)權(quán)人有權(quán)收取質(zhì)物所生的孳息，即對出質(zhì)人自己實施該專利權(quán)（質(zhì)物）所得收益提出清償債權(quán)。，。

出質(zhì)人應(yīng)向質(zhì)權(quán)人交付專利證書及其他證明文件，質(zhì)權(quán)人應(yīng)妥善保管收到的文件。

出質(zhì)人維護專利權(quán)有效的義務(wù)，包括：按時繳納專利年費；不得主動提出放棄其專利權(quán)的聲明；出質(zhì)人應(yīng)解決與質(zhì)物有關(guān)的任何專利權(quán)權(quán)屬糾紛。

除非另有約定，在質(zhì)押合同的有效期間，出質(zhì)人不得轉(zhuǎn)讓其專利權(quán)，也不得許可他人使用其專利。

4、質(zhì)押擔(dān)保的范圍

對專利權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的范圍，除應(yīng)包括主債權(quán)及利息外，其質(zhì)物保管費用應(yīng)特別考慮包括專利年費、處理專利糾紛時所需費用等，其實現(xiàn)質(zhì)權(quán)的費用應(yīng)特別考慮包括質(zhì)押期間進行轉(zhuǎn)讓或許可他人使用專利時可能遇到的違約金、賠償金、向第三人提存所需的保管費等。

十三、代理客戶進行專利權(quán)出資（入股）

對TMT企業(yè)而言，能夠用企業(yè)擁有的專利權(quán)出資時非常重要的現(xiàn)實需求。TMT企業(yè)能夠用于出資的專利權(quán)按規(guī)定包括兩個必然要素：可以以貨幣估價；可以依法轉(zhuǎn)讓。

（一）專利權(quán)出資有關(guān)規(guī)定

（1）《公司法》第27條：股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。全體股東的貨幣出資金額不得低于有限責(zé)任公司注冊資本的百分之三十。

（2）《公司登記管理條例》第14條：股東的出資方式應(yīng)當(dāng)符合《公司法》第二十七條的規(guī)定。股東以貨幣、實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)以外的其他財產(chǎn)出資的，其登記辦法由國家工商行政管理總局會同國務(wù)院有關(guān)部門規(guī)定。股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財產(chǎn)等作價出資。

（3）《公司注冊資本登記管理規(guī)定》第8條：股東或者發(fā)起人可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資。股東或者發(fā)起人以貨幣、實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)以外的其他財產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)符合國家工商行政管理總局會同國務(wù)院有關(guān)部門制定的有關(guān)規(guī)定。

（4）《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》第5條：合營企業(yè)各方可以現(xiàn)金、實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)等進行投資。

（5）《外資企業(yè)法實施細則》第25條：外國投資者可以用可自由兌換的外幣出資，也可以用機器設(shè)備、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)等作價出資。

（6）《關(guān)于以高新技術(shù)成果出資入股若干問題的規(guī)定》第6條：以高新技術(shù)成果出資入股，成果出資者應(yīng)當(dāng)與其他出資者協(xié)議約定該項成果入股使用的范圍、成果出資者對該項技術(shù)保留的權(quán)利范圍，以及違約責(zé)任等。

（7）《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第16條:當(dāng)事人以技術(shù)成果向企業(yè)出資但未明確約定權(quán)屬，接受出資的企業(yè)主張該技術(shù)成果 歸其享有的，人民法院一般應(yīng)當(dāng)予以支持，但是該技術(shù)成果價值與該技術(shù)成果所占出資額比例明顯不合理損害出資人利益的除外。

（二）專利權(quán)出資一般程序

專利權(quán)人與其他公司發(fā)起人對公司出資協(xié)議、公司章程進行談判，并委托資產(chǎn)評估機構(gòu)對專利權(quán)進行評估；

專利權(quán)人作為公司未來股東與其他公司未來股東簽訂出資協(xié)議、公司章程，約定出資額和出資方式等；

依據(jù)出資協(xié)議、公司章程、轉(zhuǎn)讓協(xié)議等，專利權(quán)人或其委托的代理機構(gòu)等到專利行政部門辦理專利權(quán)著錄項目變更登記及公告手續(xù)；

憑專利權(quán)轉(zhuǎn)移的登記手續(xù)向工商登記機關(guān)確定以專利技術(shù)入股的股東是否完成股東出資義務(wù)，若完成則核發(fā)營業(yè)執(zhí)照。

（三）專利權(quán)出資代理律師工作注意點

無論是代表出資人還是其他股東或被投資的公司，代理律師工作中應(yīng)當(dāng)注意以下幾點：

審查出資主體資格：專利權(quán)出資入股的主體必須是依法享有專利權(quán)的專利權(quán)人。應(yīng)特別注意：涉及自然人的，應(yīng)當(dāng)是完全民事行為能力人，如果專利權(quán)人為限制行為能力人或無行為能力人，則其專利權(quán)出資入股行為應(yīng)當(dāng)由法定代理人代理，或征得法定代理人同意；另外還須判斷自然人的出資專利是否可能屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，以免與該自然人供職企業(yè)出現(xiàn)專利權(quán)歸屬糾紛；涉及法人作為專利權(quán)出資人的，應(yīng)關(guān)注企業(yè)法人是否符合其章程規(guī)定或獲得其權(quán)利機關(guān)同意，事業(yè)單位法人和社會團體法人則應(yīng)獲得合法的國家授權(quán)；涉及共有專利權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)征得全體共有人的同意；

審查用于出資的專利權(quán)：即審查出資專利權(quán)的法律確定性，無形式上的法律瑕疵；審查出資專利的穩(wěn)定性，對實用新型專利和外觀設(shè)計專利應(yīng)審查國家知識產(chǎn)權(quán)局出具專利權(quán)評價報告后，再決定是否適合用于出資；對發(fā)明專利應(yīng)研究其專利族的無效記錄；審查專利權(quán)的技術(shù)獨立性，用于出資的專利權(quán)在技術(shù)上是否獨立，其實施無須依賴其他專利權(quán)；審查專利權(quán)入股對入股公司的有用性，用于出資的專利權(quán)必須對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動有益。

應(yīng)在出資協(xié)議、公司章程或轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定：若未來專利權(quán)被無效，公司的補資程序。

專利訴訟法律服務(wù)

一、專利侵權(quán)訴訟

（一）專利侵權(quán)類型

按業(yè)界通識，專利侵權(quán)包括直接侵權(quán)和間接侵權(quán)。

1、直接侵權(quán)

所謂直接侵權(quán)，是指直接由行為人實施的侵犯他人專利權(quán)的行為。專利法第十一條是直接侵權(quán)請求權(quán)的法律基礎(chǔ)。直接侵權(quán)的表現(xiàn)形式包括“未經(jīng)專利權(quán)人許可，以經(jīng)營為目的”的下列行為：

制造發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的行為；使用發(fā)明、實用新型專利產(chǎn)品的行為；許諾銷售發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的行為；銷售發(fā)明、實用新型或外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的行為；進口發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的行為； 使用發(fā)明專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為。

但應(yīng)當(dāng)注意，上述的直接侵權(quán)行為不包括專利法第十四條關(guān)于國有企業(yè)事業(yè)單位的發(fā)明專利推廣應(yīng)用的規(guī)定、第四十八條至五十一條關(guān)于專利實施的強制許可的規(guī)定。

2、間接侵權(quán)

必須注意，我國法律上并無專利權(quán)間接侵權(quán)直接規(guī)定，但實踐中確有專利間接侵權(quán)的判決出現(xiàn)。

一般認為，專利間接侵權(quán)行為是指行為人自己雖無直接侵犯專利權(quán)的行為，但有故意誘導(dǎo)、慫恿、唆使、幫助實施侵犯專利權(quán)的行為。間接侵權(quán)行為人在主觀上有誘導(dǎo)或者唆使他人侵犯專利權(quán)的故意，在客觀上為直接侵權(quán)行為的發(fā)生提供了必要條件、幫助直接侵權(quán)人實施專利行為。一般認為，專利間接侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)與專利侵權(quán)人共同承擔(dān)連帶責(zé)任。專利間接侵權(quán)的審批理論基礎(chǔ)是的共同侵權(quán)和共同危險理論，其具體法律依據(jù)則是《民法通則》第一百三十條“二人以上共同侵權(quán)造成他人損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。”最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見（試行）》第一百四十八條第一款“教唆、幫助他人實施侵權(quán)行為的人，為共同侵權(quán)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任”。以及 《侵權(quán)責(zé)任法》第八條“ 二人以上共同實施侵權(quán)行為，造成他人損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任”。

一般認為， 專利權(quán)間接侵權(quán)的構(gòu)成要件包括：間接侵權(quán)人主觀上具有教唆、幫助他人侵犯專利權(quán)的故意；專利權(quán)直接侵權(quán)已經(jīng)發(fā)生；間接侵權(quán)涉及的對象僅限于特殊專用件而非通用件，即該特殊專用件只能專門用于實施專利產(chǎn)品或?qū)＠椒?，這些特殊專用件除用于實施專利外再無其它用途。

目前，所見的專利間接侵權(quán)的表現(xiàn)形式包括：故意制造、許諾銷售、銷售、進口只能專門用于實施專利產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，該部件可以被直接侵權(quán)人為生產(chǎn)經(jīng)營目的用作制造專利產(chǎn)品；故意制造、許諾銷售、銷售、進口只能專門用于制造專利產(chǎn)品的模具；故意制造、許諾銷售、銷售、進口只能專門用于實施專利方法的機器設(shè)備或中間產(chǎn)品；未經(jīng)專利權(quán)人許可，違法許可第三人實施專利技術(shù)。

（二）管轄

法院對專利侵權(quán)訴訟的管轄，遵循由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄的原則。其中侵權(quán)行為地包括：（1）被控侵犯發(fā)明、實用新型專利權(quán)的產(chǎn)品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；（2）專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；（3）外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的制造、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地； （4）假冒他人專利的行為實施地；（5）上訴侵權(quán)行為的侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地。代理TMT行業(yè)的專利侵權(quán)訴訟，尤其要注意利用具體涉案企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)的互動關(guān)系，爭取對自己代理方有利的管轄地。

（三）作為原告代理人律師實務(wù)    

1、權(quán)利證據(jù)的收集與整理

主要包括專利證書、說明書及其附圖、專利繳費單據(jù)、專利登記簿副本、專利實施許可合同等，以確認原告是否有訴訟主體資格。

2、侵權(quán)證據(jù)的收集與整理

專利案件的侵權(quán)證據(jù)主要是指侵權(quán)產(chǎn)品及與其相關(guān)的資料，如網(wǎng)頁、銷售廣告、銷售合同等。權(quán)利人在收集侵權(quán)證據(jù)時必須采取合法的手段；對于一些關(guān)鍵的證據(jù)，建議采用公證取證的方法；對TMT企業(yè)而言，除了上述的侵權(quán)證據(jù)外，很多證據(jù)涉及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、移動終端、計算機軟件和硬件的，建議聘請國家認可的鑒證機構(gòu)對此類證據(jù)進行固定與分析。

3、專利侵權(quán)分析

綜合前述權(quán)利證據(jù)和侵權(quán)證，進行專利穩(wěn)定性以及專利與侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征對比分析，出具專利侵權(quán)分析報告，初步判斷訴訟可能性，并確定是否采取下一步的訴訟措施。

4、訴前臨時措施的運用

如果企業(yè)決定通過訴訟途徑解決侵權(quán)糾紛，則可以考慮使用訴前臨時措施。訴前臨時措施，包括訴前禁令、財產(chǎn)保全和證據(jù)保全三種。訴前禁令，可以根據(jù)具體情況，申請采取查封、扣押或法律規(guī)定的其它方法。財產(chǎn)保全，可以根據(jù)具體情況，采取查封、扣押、凍結(jié)或法律規(guī)定的其它方法。證據(jù)保全，可以根據(jù)具體情況，采取查封、扣押、拍照、錄像、錄音、復(fù)制、鑒定、勘驗等方法。

《中華人民共和國專利法》第六十六條規(guī)定了訴前禁令，第六十七條則規(guī)定了訴前證據(jù)保全?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第九章則對財產(chǎn)保全作了規(guī)定。最高人民法院制定發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》，對人民法院如何適用專利侵權(quán)訴前臨時司法措施作出了具體司法解釋。

5、起訴

律師在了解案情后，應(yīng)確定專利侵權(quán)類型及被告，在考查訴訟時效后確定管轄法院提起訴訟。

級別管轄上，中級以上人民法院對一審專利案件具有管轄權(quán)。

地域管轄上，專利侵權(quán)糾紛案件，由侵權(quán)行為地和被告住所地人民法院管轄。如果存在多個被告，可以選擇其中一個被告的侵權(quán)行為地或被告住所地人民法院管轄。

需注意，根據(jù)不同案情及被告采取的對應(yīng)措施，在被告提起無效的情形下參加相應(yīng)無效程序及無效所應(yīng)當(dāng)采取的策略；參與侵權(quán)訴訟合議庭可能提起的中止案件聽證等。

6、鑒定

舉證期限結(jié)束后，根據(jù)合議庭的安排，參加庭審。針對爭議較大的技術(shù)問題，可申請鑒定。

7、決定是否上訴

一審判決后，分析判決內(nèi)容并根據(jù)客戶的要求，提起上訴或放棄上訴。

（四）作為被告代理人律師實務(wù)

1、原告權(quán)利確認

在收到起訴狀副本后，首先應(yīng)該查證對方的詳細信息，同時進行相關(guān)的專利檢索，對權(quán)利人的主體資格、專利有效性進行確認。

2、自我審查

審查自己的被控產(chǎn)品否侵權(quán)對方的專利權(quán)。將涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品與專利的技術(shù)特征進行比較，進行專利侵權(quán)分析，出具法律報告。

審查已有技術(shù)，以確定是否應(yīng)針對涉案專利權(quán)是否提起無效，并參與無效程序；通過無效程序，申請法院中止侵權(quán)案件的審理。

如果發(fā)現(xiàn)本企業(yè)確實已經(jīng)侵權(quán)對方的專利權(quán)且無效可能性較低，則應(yīng)當(dāng)在訴訟及無效過程中與對方進行協(xié)商，嘗試以和解解決糾紛。

針對庭審中爭議較大的技術(shù)問題，可申請鑒定。

3、訴訟管轄權(quán)及訴前臨時措施應(yīng)對

被告方代理人應(yīng)判斷原告提前侵權(quán)訴訟法院的管轄權(quán)是否存在瑕疵，并按對己方當(dāng)事人有利的原則判斷是否提起管轄權(quán)異議甚至提起管轄權(quán)異議裁定復(fù)議。

若原告已經(jīng)申請了“訴前臨時措施”，針對訴前財產(chǎn)保全，應(yīng)依據(jù)民事訴訟法的規(guī)定與管轄法院溝通，確定是否可提供反擔(dān)保解除訴前財產(chǎn)保全；針對其他訴前臨死措施，若確定本企業(yè)沒有侵權(quán)行為，應(yīng)該及時應(yīng)訴，盡量縮短訴訟時間，同時按《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》第13條的規(guī)定向?qū)Ψ教岢鲑r償要求。

4、侵權(quán)抗辯

當(dāng)企業(yè)在專利侵權(quán)訴訟中作為被告被控侵權(quán)的時候，可以采取以下幾種方法進行抗辯：現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計抗辯 、不侵權(quán)抗辯、訴訟時效抗辯、濫用專利權(quán)（反壟斷）抗辯等。

 

必須指出的是，由于TMT行業(yè)的高技術(shù)特點，在涉及TMT行業(yè)的專利侵權(quán)訴訟中，無論是原告律師還是被告律師都應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人技術(shù)人員密切合作，而且必要時可以考慮利用當(dāng)事人的技術(shù)優(yōu)勢來模擬展示已方的技術(shù)觀點。

二、專利合同訴訟

涉及TMT行業(yè)專利的合同主要可能包括專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利實施許可合同、專利技術(shù)開發(fā)合同（又分為委托開發(fā)合同和合作開發(fā)合同）、專利成果實施轉(zhuǎn)化合同、專利出資（入股）合同等。

律師代理此類案件應(yīng)注意以下幾個問題：

（一）管轄

根據(jù)《合同法》規(guī)定的“或裁或?qū)彙痹瓌t，律師應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)當(dāng)事人選擇合適的爭議解決方式。同時，就應(yīng)注意按照合同約定的法院來確定管轄，如果約定不明或約定違反級別管轄或?qū)俟茌牭?，約定無效。

（二）準確定位合同類型

專利合同糾紛涉及多種不同的合同類型，其法定的權(quán)利、義務(wù)也各不相同。因此，律師應(yīng)仔細分析爭議合同的真正類型，然后確定當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)及相應(yīng)的違約責(zé)任等。

三、其他專利民事訴訟

涉及TMT行業(yè)此類專利案件主要包括專利申請權(quán)糾紛、專利權(quán)權(quán)屬糾紛、職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計人獎勵、報酬糾紛和發(fā)明人、設(shè)計人資格糾紛等。律師代理此類案件應(yīng)注意以下幾個問題：

（一）管轄

法院對專利權(quán)屬糾紛的管轄，由被告住所地人民法院管轄。

（二）與專利侵權(quán)糾紛能否并案審理

在實踐中，往往遇到專利權(quán)屬糾紛與專利侵權(quán)糾紛交織在一起，比如，原告起訴要求分享被告（專利權(quán)人）的專利權(quán)，同時要求法院追究被告轉(zhuǎn)讓或?qū)嵤┰搶＠那謾?quán)責(zé)任。法院在審理此類案件是，通常會對兩個糾紛案件分案審理。

四、專利刑事訴訟

（一）罪名概述

按《中華人民共和國刑法》規(guī)定，目前涉及專利的刑事犯罪只有一種，即第二百一十六條規(guī)定的“假冒專利罪”。

按有關(guān)法律規(guī)定，假冒專利行為具體包括：

未經(jīng)許可，在其制造或者銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品的包裝上標注他人專利號的；

未經(jīng)許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術(shù)誤認為是他人專利技術(shù)的；

未經(jīng)許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術(shù)誤認為是他人專利技術(shù)的；

偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的。

（二）刑事案件的具體操作

作為侵犯假冒專利罪案件的被告辯護人，律師可以注意以下幾個方面的問題：

原告提供的證據(jù)不能證明其享有專利權(quán)，具體要點參照民事部分。

起訴被告侵權(quán)的事實不清，證據(jù)不足或程序違法。由于TMT行業(yè)的高技術(shù)性，很多涉案證據(jù)需要專業(yè)且適格的司法鑒定機構(gòu)出具才具有效力，律師應(yīng)當(dāng)仔細研究涉案證據(jù)的程序合法性。

犯罪構(gòu)成要件不滿足：

不具備犯罪構(gòu)成的主觀要件。主觀上沒有犯罪的故意，不構(gòu)成犯罪。“假冒專利罪”的主觀要件只能是故意，疏忽大意的過失或過于自信的過失都不能構(gòu)成侵犯假冒專利罪。

不具備犯罪構(gòu)成的客觀要件。假冒專利罪的認定條件包括：（1）非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上；或者（2）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；或者（3）給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟損失五十萬元以上的；或者（4）假冒兩項以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；（5）其他情節(jié)嚴重的情形。

五、專利行政訴訟

由于作出行政決定的機關(guān)不同、決定的內(nèi)容不同，專利行政案件可以分為以下三類： 

以專利復(fù)審委員會作為被告的專利行政案件，包括①.不服專利復(fù)審委員會維持駁回申請復(fù)審決定的案件。②不服專利復(fù)審委員會專利權(quán)無效宣告請求決定的案件。

以國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局為被告的專利行政案件，包括①.不服國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局作出的實施強制許可決定的案件。②不服國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局作出的實施強制許可使用費裁決的案件。③不服國務(wù)院專利行政部門行政復(fù)議決定案件。

以管理專利工作的部門為被告的專利行政案件，包括①不服管理專利工作的部門做出的責(zé)令停止專利侵權(quán)行為的案件。②不服管理專利工作的部門做出的處罰假冒他人專利行為的案件。③不服管理專利工作的部門做出的處罰冒充專利行為的案件。④不服管理專利工作的部門做出的對專利代理機構(gòu)或者專利代理人的懲戒行為的案件。