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【案情簡介】
原告康成投資（中國）有限公司是知名連鎖超市“大潤發(fā)”的商標權人。
2014年10月，被告大潤發(fā)投資有限公司成立；2015年，被告陸續(xù)成立了瀝林分公司（下稱“瀝林店”）、武漢分公司和武寧分公司（下稱“武寧店”）；2015年8月，被告與程某和何某簽訂了《大潤發(fā)特許協(xié)議》，許可后者在廣東省廣州市黃埔區(qū)面積約為7000平方米的店鋪中使用被告的“注冊商標”、店鋪字號、服務標識、經(jīng)營技術等，加盟期限12年，加盟費12,000元，2015年10月，何某注冊成立了廣州市蘿崗區(qū)薪潤驊百貨店（下稱“黃埔店”）。庭審過程中，被告確認對外特許加盟的都昌店、麻城店正在籌備。
原告提交的證據(jù)顯示，被告成立的瀝林店、武寧店和加盟的黃埔店中，都不同程度使用了含有“大潤發(fā)”字樣的購物袋、價格標簽、會購物小票、公章和員工服裝等。被告在其網(wǎng)頁和宣傳冊中也不同程度使用了“大潤發(fā)企業(yè)”等字樣，并稱“大潤發(fā)企業(yè)以江西為先期擴展領域，逐步開拓全國市場，從業(yè)人員超過萬名，公司預計在2015年加盟店超出1000家，成為全國品牌連鎖之一”。此外，在加盟合作過程中，被告還對加盟店提出面積 5000平米以上的要求。更為嚴重的是，被告在2015年4月受到行政處罰后，并沒有在經(jīng)營中積極進行整改，于2016年4月份，被告的加盟店再次因相同的行為受到行政處罰。
原告認為被告擅自將自己命名為“大潤發(fā)投資有限公司”并在經(jīng)營中使用上述名稱，在其網(wǎng)站以及實際經(jīng)營宣傳中突出使用原告“大潤發(fā)”商標以及將“大潤發(fā)”和“DRF”組合使用，意圖混淆消費者，構成侵害原告商標權和不正當競爭行為。鑒于被告侵權行為惡劣，應當給予懲罰性賠償。故原告請求判令相關被告立即停止侵權行為并賠償損失。
原告委托本所律師代理其提起訴訟。二審判決維持了一審判決，均認定被告大潤發(fā)公司侵害了原告的注冊商標專用權，其行為構成不正當競爭，應當承擔賠償損失的責任。
【代理意見】
代理律師認為，本案系商標權侵權及不正當競爭糾紛。本案的爭議焦點為：①大潤發(fā)公司在經(jīng)營中使用“大潤發(fā)”、“大潤發(fā)購物廣場”是否侵害原告涉案商標權；②大潤發(fā)公司注冊并使用含有“大潤發(fā)”字樣的企業(yè)名稱是否構成不正當競爭；③如果大潤發(fā)公司構成商標侵權及不正當競爭，應當承擔何種民事責任。
一、大潤發(fā)公司在經(jīng)營中使用“大潤發(fā)”、“大潤發(fā)購物廣場”是否侵害原告涉案商標權的認定。
大潤發(fā)公司與康成公司均從事超市經(jīng)營，與涉案商標核定使用的推銷(替他人)類別屬于相同服務，大潤發(fā)公司于網(wǎng)站及超市實體店經(jīng)營中使用“大潤發(fā)”、“大潤發(fā)購物廣場”的行為屬于在相同服務上使用與涉案商標相同或近似標識的侵權行為。
首先，大潤發(fā)公司在其網(wǎng)站、超市懸幅等處單獨使用“大潤發(fā)”文字，與涉案商標完全相同，侵害了原告商標權。其次，大潤發(fā)公司所使用的“大潤發(fā)購物廣場”中，“購物廣場”表明經(jīng)營者提供的服務類別，而“大潤發(fā)”屬于識別性部分，具有區(qū)分服務來源的作用，鑒于原告涉案商標已具有一定的知名度，故相關公眾對“大潤發(fā)購物廣場”會產(chǎn)生該超市系康成公司經(jīng)營或與康成公司有關聯(lián)的混淆和誤認。因此，大潤發(fā)公司在其網(wǎng)站及超市店招、廣告牌、購物袋、購物小票等處使用“大潤發(fā)購物廣場”的行為屬突出使用其字號“大潤發(fā)”，侵害原告涉案商標權的侵權行為。
大潤發(fā)公司在實際使用“大潤發(fā)購物廣場”時通過所用文字的字體、大小、顏色、排列區(qū)分“大潤發(fā)”及“購物廣場”，更進一步突出了“大潤發(fā)”，加深了消費者混淆誤認的程度。因此，大潤發(fā)公司在經(jīng)營中使用“大潤發(fā)”、“大潤發(fā)購物廣場”的行為侵害了原告主張的涉案商標權。
二、大潤發(fā)公司將“大潤發(fā)”作為字號注冊并使用是否構成不正當競爭的認定。
大潤發(fā)公司注冊并使用含有“大潤發(fā)”字樣的企業(yè)名稱構成不正當競爭。
判斷以與他人商標相同或近似的文字注冊為企業(yè)名稱是否構成不正當競爭，應綜合考慮被控侵權人主觀意圖、所涉商標知名度、相關公眾是否可能混淆誤認以及被控侵權人是否有正當理由等因素。本案中，康成公司早在1998年便進入中國市場，截止大潤發(fā)公司成立時已在中國大陸開設300多家門店，銷售規(guī)模連續(xù)多年排名中國連鎖行業(yè)前列，并被評為上海市著名商標，也曾被認定為馳名商標。因此，綜合涉案商標的使用時間、康成公司的經(jīng)營規(guī)模、銷售額、市場排名等因素，可認定涉案商標在大潤發(fā)公司注冊成立時已成為相關行業(yè)內(nèi)具有較高知名度的商標。作為經(jīng)營同類業(yè)務的競爭者，大潤發(fā)公司明知康成公司已注冊使用涉案商標的情況下，仍在企業(yè)名稱中使用與涉案商標相同的字號，主觀上攀附涉案商標知名度的不正當競爭意圖十分明顯?；谏姘干虡酥?，被控企業(yè)名稱即使規(guī)范使用仍足以使相關公眾產(chǎn)生使用“大潤發(fā)”字號的企業(yè)與康成公司之間存在關聯(lián)關系的混淆和誤認，故大潤發(fā)公司將“大潤發(fā)”作為字號使用的行為構成對康成公司的不正當競爭。
三、大潤發(fā)公司應當承擔的民事責任
大潤發(fā)公司實施了侵害涉案商標的商標侵權及不正當競爭行為，對相關公眾造成了誤導，應當承擔停止侵害、消除影響并賠償損失的民事責任。大潤發(fā)公司應當立即停止侵害康成公司涉案商標專用權的侵權行為及對康成公司的不正當競爭行為?？紤]到大潤發(fā)公司實施的侵權行為既包括開設實體門店，也包括在大潤發(fā)公司公司網(wǎng)站上宣傳推廣，侵權范圍較大，對相關公眾造成了誤導，因此，原告方要求判令大潤發(fā)公司在《中國知識產(chǎn)權報》上刊登聲明為康成公司消除影響，并承擔相關賠償費用。
綜合考慮以下因素確定大潤發(fā)公司應承擔的賠償數(shù)額：①涉案商標知名度情況。根據(jù)以上分析，涉案商標已取得了較高知名度，為相關公眾普遍知悉。②涉案商標對于康成公司銷售及獲利的貢獻情況。根據(jù)審計報告，康成公司近幾年的年銷售規(guī)模達800多億元，年凈利潤達20多億，連續(xù)多年在外資連鎖企業(yè)中排名第一，品牌對于大型連鎖超市的競爭具有重要影響，康成公司多年在外資連鎖企業(yè)中排名第一，說明涉案商標對于康成公司的商業(yè)經(jīng)營發(fā)揮了重要作用。③大潤發(fā)公司的主觀惡意。大潤發(fā)公司作為同樣經(jīng)營大型超市的競爭者，明知涉案商標存在，仍然將“大潤發(fā)”作為企業(yè)字號，并在經(jīng)營宣傳中單獨、突出使用“大潤發(fā)”字樣，主觀惡意明顯。④大潤發(fā)公司的侵權情節(jié)。大潤發(fā)公司實施了較為廣泛的侵權行為，不僅在網(wǎng)站上實施了侵權行為，且實際開設超市，并對外開展特許加盟，加盟店的面積要求8,000平方米以上，侵權規(guī)模較大。⑤大潤發(fā)公司的宣傳情況。大潤發(fā)公司在公司網(wǎng)站及宣傳冊中均宣稱已在全國多地開設門店及庭審中大潤發(fā)公司確認其已開設了四家門店。⑥大潤發(fā)公司侵權行為的后果。知名大型連鎖超市是老百姓進行日常生活消費的主要選擇，大潤發(fā)公司故意假冒知名品牌超市，不僅是對康成公司涉案商標權的嚴重侵害，更可能對普通公眾的日常生活，甚至飲食安全造成不良影響。
考慮到本案取證、調(diào)查、庭審等均較為復雜，需要律師較為繁重的工作，且康成公司為維權確實進行了證據(jù)保全公證，故主張被告承擔合理的律師費、公證費等賠償費用。
【判決結果】
二審法院維持一審判決，支持原告訴訟請求。
【裁判文書】
一、關于大潤發(fā)公司企業(yè)名稱經(jīng)工商行政部門核準注冊是否可以成為其不侵權的抗辯理由。
二審法院認為，根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的，應認定為侵害商標權的行為。盡管大潤發(fā)公司的企業(yè)名稱經(jīng)工商行政部門核準注冊，但該注冊過程系形式審查，不同于商標侵權訴訟案件中人民法院對被控侵權行為是否構成商標侵權所作的實質(zhì)審查及判斷，企業(yè)名稱的核準注冊不得成為其不構成商標侵權的抗辯理由。
二、關于大潤發(fā)公司是否具有主觀過錯。
二審法院認為，康成公司所屬的大潤發(fā)超市在1998年已進入中國市場，在中國大陸地區(qū)開設300多家門店，銷售規(guī)模連續(xù)多年排名中國連鎖行業(yè)前列，且曾被認定為馳名商標，可認定涉案商標在大潤發(fā)公司注冊成立時已成為相關行業(yè)內(nèi)具有較高知名度的商標。大潤發(fā)公司亦經(jīng)營同類業(yè)務，應明知涉案“大潤發(fā)”商標在市場上的使用情況，仍在企業(yè)名稱中使用與涉案商標相同的字號，在其網(wǎng)站及超市店招、廣告牌、購物袋、購物小票等處使用“大潤發(fā)購物廣場”字樣，其主觀過錯十分明顯。
三、關于涉案“大潤發(fā)”商標并非馳名商標、使用“大潤發(fā)購物廣場”是否構成不正當競爭。
二審法院認為，將他人注冊商標作為企業(yè)名稱使用是否構成不正當競爭的判斷，并不以該注冊商標是馳名商標為前提，即使被侵害的商標并非馳名商標，只要被控侵權企業(yè)的名稱足以使相關公眾產(chǎn)生使用“大潤發(fā)”字號的企業(yè)與康成公司之間存在關聯(lián)關系的混淆、誤認，仍應認定為不正當競爭行為。
四、關于判賠數(shù)額是否過高。
首先，涉案“大潤發(fā)”商標已取得了較高知名度，康成公司經(jīng)營狀況良好，涉案商標在其企業(yè)經(jīng)營中有較大貢獻；其次，大潤發(fā)公司的主觀惡意明顯，其自行承認在國內(nèi)各地開設了至少四處大型超市，還對外開展特許加盟，侵權行為情節(jié)嚴重；再者，大型超市涉及公眾日常生活，其侵權行為的危害性較為嚴重。因此，雖然本案中康成公司實際損失、大潤發(fā)公司侵權獲利以及涉案商標許可使用費均難以確定，但原審法院依據(jù)《中華人民共和國商標法》第六十三條確定300萬元的經(jīng)濟損失賠償數(shù)額，并無不當。
綜上所述，二審法院認為上訴人大潤發(fā)公司的上訴請求不能成立，應予駁回；原審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項規(guī)定，判決駁回上訴，維持原判。
【案例評析】
一、 馳名商標認定的必要性考量。
根據(jù)《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二條第（二）項規(guī)定，對于以企業(yè)名稱與其馳名商標相同或者近似為由，提起的侵犯商標權或者不正當競爭訴訟，當事人以商標馳名作為事實根據(jù)，人民法院根據(jù)案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定。本案中，原告便依據(jù)上述規(guī)定主張被告擅自將原告馳名商標“大潤發(fā)”登記為企業(yè)名稱，構成不正當競爭，請求法院認定其商標為馳名商標。
根據(jù)上述規(guī)定，并不是所有涉及企業(yè)名稱權與商標權權利沖突的案件都需要以認定所涉商標為馳名商標為前提，只有確有必要的才需要認定所涉商標為馳名商標。“確有必要”的情形應指被控侵權企業(yè)所從事的行業(yè)與所涉商標核定的商品范圍不相同或不類似時。本案中，原告“大潤發(fā)”商標核定使用范圍包括大潤發(fā)公司所從事的超市業(yè)務，被告從事的業(yè)務領域與“大潤發(fā)”商標屬于相同服務范圍內(nèi)，故本案并無必要認定“大潤發(fā)”商標為馳名商標。
二、法定賠償對懲罰性賠償?shù)难a充適用。
根據(jù)商標法第六十三條第一款規(guī)定，大潤發(fā)公司實施的行為滿足“惡意侵犯商標權，情節(jié)嚴重”的要求，但由于懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)是原告的損失、被告的獲利或者涉案商標的許可使用費，本案中上述方法均無法適用，故計算懲罰性賠償數(shù)額基礎的“上述方法確定數(shù)額”并不存在，進而懲罰性賠償數(shù)額亦無法確定。但既然商標法已規(guī)定懲罰性賠償，說明商標損害賠償制度應遵循填補損失和懲罰侵權的雙重目標，作為計算損害賠償兜底方式的法定賠償制度，同樣應兼具補償和懲罰的雙重功能。在確定法定賠償數(shù)額時，可以將被告的主觀惡意作為考量因素之一。因此，法院在確定法定賠償時將對被告的侵權惡意予以考慮，結合原告商標的知名度等因素，法院判令被告承擔300萬元的賠償。
【結語和建議】
在構成不正當競爭的情況下，被告應承擔停止侵權的民事責任。但就企業(yè)名稱中擅自使用他人商標而言，如何承擔停止侵權的民事責任，實踐中并不統(tǒng)一。筆者認為，從更有利于執(zhí)行的角度，判決停止將原告商標作為字號使用更有利于后續(xù)的執(zhí)行。因為變更企業(yè)名稱的前提是被告必須提供用以替代的名稱，如果被告拒不提供，原告申請強制執(zhí)行時，便會遇到困境。且停止使用包含原告商標的企業(yè)名稱，并不一定要變更，被告也可能直接注銷相關企業(yè)。因此，本案判決停止侵權的方式是立即停止使用包含“大潤發(fā)”字樣的企業(yè)名稱，而非要求被告變更企業(yè)名稱中的字號。
滬公網(wǎng)安備 31010402007129號
