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近年來,關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的糾紛案件不斷,如近期的英國Unwired Planet訴華為,較早的美國微軟訴摩托羅拉,中國華為訴IDC等,這些案件不但涉及雙方當(dāng)事人的重大經(jīng)濟(jì)利益,而且對于行業(yè)的發(fā)展有重要影響,均引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。
標(biāo)準(zhǔn)必要專利指從技術(shù)方面來說對于實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必不可少的專利,或指為實(shí)施某一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而必須使用的專利。根據(jù)ISO和IEC的定義,標(biāo)準(zhǔn)是指為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序,經(jīng)協(xié)商一致指定并由公認(rèn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),共同使用和重復(fù)使用的一種規(guī)范性文件。上述定義比較抽象,簡而言之,標(biāo)準(zhǔn)就是經(jīng)一定程序,大家共同約定,產(chǎn)品采用何種技術(shù)以及產(chǎn)品設(shè)備間的接口定義。
標(biāo)準(zhǔn)能帶來的主要好處是提升各廠家產(chǎn)品之間的互操作性,通過標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施帶來相關(guān)市場的整合,并通過規(guī)模應(yīng)用大幅度降低成本,吸引更多消費(fèi)者,從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場。移動(dòng)通信就是一個(gè)典型的例子。上世紀(jì)80年代歐洲制定統(tǒng)一的2G標(biāo)準(zhǔn)之后,移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,3G、4G標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,更是形成了規(guī)模龐大的全球市場。
對于廣泛應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn),如前面所述的2G及之后的3G、4G,其標(biāo)準(zhǔn)中所包含的必要專利具有重要的商業(yè)價(jià)值。參與公司一方面能夠借此主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方向,建立競爭優(yōu)勢,另一方面也能借助標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和技術(shù)鎖定效應(yīng),通過專利許可獲取巨大的經(jīng)濟(jì)利益,因此不但行業(yè)巨頭會(huì)積極參與標(biāo)準(zhǔn)的制定,許多公司甚至部分不銷售具體產(chǎn)品的企業(yè)也因具有可觀的潛在經(jīng)濟(jì)利益而投入其中。
標(biāo)準(zhǔn)必要專利作為一類特殊的專利,隨著標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施推廣,實(shí)際上具有了一定的強(qiáng)制性,與專利的獨(dú)占權(quán)利相結(jié)合,將具有對相關(guān)市場的控制力,也就擁有了破壞正常的市場競爭秩序的能力。因此標(biāo)準(zhǔn)組織需要在兩者間權(quán)衡:既要鼓勵(lì)創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn),使貢獻(xiàn)者得到適當(dāng)回報(bào),也要保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者的權(quán)益,維護(hù)市場的競爭秩序。標(biāo)準(zhǔn)組織基本上都會(huì)對標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人的權(quán)利做出一些限制,如要求專利權(quán)人承擔(dān)對于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的信息披露義務(wù),及對專利實(shí)施人的FRAND(公平,合理,無歧視)許可承諾。
由于各公司出于對自身利益的考慮,以及標(biāo)準(zhǔn)組織的自身資源有限等原因,目前標(biāo)準(zhǔn)必要專利存在不少問題,以移動(dòng)通信領(lǐng)域?yàn)槔?/span>
1.標(biāo)準(zhǔn)組織中標(biāo)準(zhǔn)必要專利申明的數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量和可訪問性均有待提高。以筆者訪問ETSI申明數(shù)據(jù)庫所獲得的信息來看,各個(gè)企業(yè)申明了數(shù)量龐大的專利信息,其中存在過度申明的情況,而且申明的專利信息所包含的信息量較少,難以為潛在的實(shí)施者提供足夠的信息。
2.FRAND的定義不明確,缺乏權(quán)威的統(tǒng)一理解,各公司在確定具體許可費(fèi)率時(shí)爭議不斷。
3.Hold-up,即專利劫持,指專利權(quán)人利用專利保護(hù)機(jī)制,向?qū)嵤┤怂魅〔缓侠淼母邇r(jià),包括以申請禁令相威脅以迫使實(shí)施人就范。
4.Hold-out,即專利反劫持(專利阻延),指實(shí)施人通過拖延或者躲避等方式,拒不支付合理的許可費(fèi),導(dǎo)致專利權(quán)人的合法利益無法得到保障。
5.Royalty Stacking,即專利許可費(fèi)堆疊,標(biāo)準(zhǔn)必要專利往往數(shù)目可觀,掌握在多個(gè)機(jī)構(gòu)手中,這些機(jī)構(gòu)分別收取許可費(fèi),累加起來可能達(dá)到一個(gè)非常高的不合理的總額,從而攫取了行業(yè)的大部分利潤,甚至導(dǎo)致行業(yè)實(shí)施者無利可圖。
6.費(fèi)率確定難。真正有效的標(biāo)準(zhǔn)必要專利總數(shù)目不明,專利的價(jià)值也難以評估,各個(gè)實(shí)施者的情況各不相同,而且隨時(shí)間推移不斷變化中,確定具體的符合FRAND原則的費(fèi)率難度相當(dāng)大。
各公司之間確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi),一般是先接觸談判,若達(dá)不成協(xié)議,要么尋求仲裁裁決,要么訴諸法院司法審判。選擇前者,需要雙方達(dá)成仲裁的合意,過程較為平和,結(jié)果一般不為公眾所知;選擇后者,往往會(huì)進(jìn)入矛盾激化階段,訴訟戰(zhàn)場也經(jīng)常不限于一處,而是遍地開花。
通常情況下,專利權(quán)的許可屬私權(quán)領(lǐng)域,公權(quán)力應(yīng)盡量避免介入,但標(biāo)準(zhǔn)必要專利承載了一定的公共屬性,涉及公共利益,特別是雙方無法達(dá)成一致時(shí),還是應(yīng)提供司法的救濟(jì)途徑。在2013年華為訴IDC專利許可費(fèi)案中,IDC也曾提出許可費(fèi)應(yīng)雙方自行協(xié)商,法院不應(yīng)介入,被法院拒絕。中國最高人民法院法也增加了新案由——標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)糾紛,之后發(fā)布的《專利法司法解釋二》明確規(guī)定了專利權(quán)人和實(shí)施人經(jīng)充分協(xié)商后無法達(dá)成一致,可依法提起訴訟。
早期,中國法院對于標(biāo)準(zhǔn)專利糾紛的處理立場還是明顯偏向于保護(hù)實(shí)施人利益的,2008年最高法在回復(fù)遼寧高院關(guān)于某專利侵權(quán)糾紛案件的函件中,提到專利權(quán)人參與國家標(biāo)準(zhǔn)制定,視為其許可他人在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)實(shí)施該專利,他人的有關(guān)實(shí)施行為不屬于侵犯專利權(quán)的行為。專利權(quán)人可以要求實(shí)施人支付一定的使用費(fèi),但支付的數(shù)額應(yīng)明顯低于正常的許可使用費(fèi)。這一立場在2012年有了很大的轉(zhuǎn)變,默示許可制度在最高人民法院(2012)民提字第125號(hào)判決中被廢止,許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則在2013年的華為訴IDC專利實(shí)施許可合同糾紛案中,轉(zhuǎn)變?yōu)閷@麢?quán)人可要求實(shí)施人支付符合FRAND原則的許可費(fèi)。之后出臺(tái)的《專利法司法解釋二》第24條更是正式明確了標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施人可構(gòu)成專利侵權(quán),應(yīng)按FRAND原則向?qū)@麢?quán)人支付專利許可費(fèi),從而與國際主流司法觀點(diǎn)趨同。
基于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的特殊性,標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛的處理與普通專利糾紛有明顯不同:
1.專利權(quán)人的侵權(quán)舉證難度大為降低。與普通專利侵權(quán)糾紛中專利權(quán)人要舉證實(shí)施人的產(chǎn)品落入專利保護(hù)范圍內(nèi)不同,標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人只需證明以下兩點(diǎn),從而舉證責(zé)任大大減輕:
1)涉案專利為標(biāo)準(zhǔn)必要專利;
2)被訴侵權(quán)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)必要專利所對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。
如果被訴侵權(quán)人否認(rèn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利保護(hù)范圍的,須就未實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必要專利進(jìn)行舉證。
2.法院的禁令頒發(fā)更加謹(jǐn)慎,鑒于標(biāo)準(zhǔn)必要專利特有的公共屬性,一般只在實(shí)施人有明顯過錯(cuò)情況下才會(huì)頒發(fā)禁令。
3.專利權(quán)雖屬于私權(quán),但標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可收費(fèi)受到一定限制,應(yīng)符合FRAND原則。
4.標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)糾紛可提請法院進(jìn)行裁判,但需雙方此前已充分協(xié)商而無法達(dá)成一致。
5.標(biāo)準(zhǔn)必要專利的市場支配地位已基本被確認(rèn),專利權(quán)人如行使權(quán)利不當(dāng),有被依據(jù)反壟斷法認(rèn)定濫用市場支配地位的風(fēng)險(xiǎn)。如中國《反壟斷法》規(guī)定,構(gòu)成濫用市場支配地位的可處上一年度銷售額1%至10%的罰款。2015年高通即被發(fā)改委按中國境內(nèi)銷售額的8%處以60.88億元的罰款。即使未被行政機(jī)關(guān)處罰,專利權(quán)人亦有可能被法院判令賠償實(shí)施人的損失,如2013年IDC被廣東高院終審認(rèn)定濫用市場支配地位成立,賠償華為2000萬元。
標(biāo)準(zhǔn)必要專利所涉及的多個(gè)主題較為復(fù)雜,如禁令的頒布、FRAND原則等,后續(xù)將另行撰文介紹。
潘煒
上海申浩律師事務(wù)所律師。
業(yè)務(wù)方向:知識(shí)產(chǎn)權(quán),公司法。
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