網(wǎng)上投稿
《上海律師》
文娛動(dòng)態(tài)
商標(biāo)法的重要性
日期：2014-09-28 作者：湯煒軒
自從2003年《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》（CEPA）簽訂后，內(nèi)地市場(chǎng)對(duì)香港進(jìn)一步開放。內(nèi)地與香港有著更為緊密的經(jīng)濟(jì)合作，企業(yè)和行業(yè)之間的貿(mào)易合作也日漸趨多，使很多人根本分不出哪些是內(nèi)地制造、哪些是香港制造的產(chǎn)品。
在這種情況下，要在蕓蕓行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中突圍而出，創(chuàng)立自家品牌或商標(biāo)（trade mark）是最重要的。但正因?yàn)閮?nèi)地和香港的市場(chǎng)有著各自不同的制度、不同開放的程度，商標(biāo)上的沖突或重用情況時(shí)常發(fā)生，衍生了很多香港商標(biāo)與內(nèi)地商標(biāo)在注冊(cè)上的問題。筆者嘗試探討當(dāng)內(nèi)地商標(biāo)和香港商標(biāo)發(fā)生沖突時(shí)香港法院會(huì)如何處理，及企業(yè)應(yīng)該如何保護(hù)自己的商標(biāo)。
香港商標(biāo)法（law of trade marks) 的原則是當(dāng)某個(gè)商標(biāo)一經(jīng)注冊(cè)，注冊(cè)者在理論上即獨(dú)享該商標(biāo)的使用權(quán)，而任何商標(biāo)侵犯（infringe)了注冊(cè)商標(biāo)都可能負(fù)有賠償責(zé)任。而最常發(fā)生商標(biāo)爭(zhēng)議的，通常是以下三種情況：第一，兩個(gè)商標(biāo)是一樣的；第二，兩個(gè)商標(biāo)有相似的地方；第三，注冊(cè)已被使用的商標(biāo)。每一種情況所要考慮的因素都有所不同，但都離不開一個(gè)最大的原則，那就是是否存在“混淆”。在最近的China National Gold Group Corpo-ration(中國(guó)黃金集團(tuán)公司)v China (HK) Gold Group Shares Limited(中國(guó)(香港)黃金集團(tuán)股份有限公司)[2013] HKEC 1684一案中, 法庭詳細(xì)說明了怎樣界定“混淆”這個(gè)概念。
在China National Gold一案中, 原告是商標(biāo)“中國(guó)黃金”的注冊(cè)人，而被告人是一家香港公司，它在內(nèi)地的分行也用了“中國(guó)黃金”的商標(biāo)來推廣自己的黃金。法庭引用了《Trade Marks Ordinance》(《商標(biāo)條例》)第18條第（3）款和（5）款來判斷被告人是否侵犯了原告人的商標(biāo)。
而《商標(biāo)條例》第18條是這樣說明的：
1、凡某商標(biāo)已就某些貨品或服務(wù)而注冊(cè)，如任何人在營(yíng)商過程或業(yè)務(wù)運(yùn)作中，就與該等貨品或服務(wù)相同的貨品或服務(wù)而使用與該商標(biāo)相同的標(biāo)志，則該人即屬侵犯該注冊(cè)商標(biāo)。
2、凡某商標(biāo)已就某些貨品或服務(wù)而注冊(cè)，如：(a) 任何人在營(yíng)商過程或業(yè)務(wù)運(yùn)作中，就與該等貨品或服務(wù)相類似的其他貨品或服務(wù)而使用與該商標(biāo)相同的標(biāo)志；及(b) 就該等其他貨品或服務(wù)而使用該標(biāo)志相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆，則該人即屬侵犯該注冊(cè)商標(biāo)。
3、凡某商標(biāo)已就某些貨品或服務(wù)而注冊(cè)，如：(a)任何人在營(yíng)商過程或業(yè)務(wù)運(yùn)作中，就與該等貨品或服務(wù)相同或相類似的其他貨品或服務(wù)而使用與該商標(biāo)相類似的標(biāo)志；及(b)就該等其他貨品或服務(wù)而使用該標(biāo)志相當(dāng)可能會(huì)令公眾產(chǎn)生混淆，則該人即屬侵犯該注冊(cè)商標(biāo)。
《商標(biāo)條例》說得非常清楚，在判斷某個(gè)商標(biāo)是否侵權(quán)，要考慮兩個(gè)因素：第一，如果任何人使用與注冊(cè)標(biāo)志相同或類似的標(biāo)志(mark) , 那其就是侵權(quán)；第二，如果任何人使用的標(biāo)志是可能會(huì)令公眾對(duì)注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生混淆的，這也構(gòu)成侵權(quán)。
在China National Gold一案中，被告人使用的商標(biāo)是“中國(guó)黃金(香港)”，這與原告人的注冊(cè)商標(biāo)“中國(guó)黃金”十分類似。雖然被告人的商標(biāo)中多了“香港”二字，但是法官認(rèn)為這種差異不足以區(qū)分兩個(gè)商標(biāo)，因此判斷被告人的標(biāo)志與原告人的商標(biāo)類似, 從而侵犯了原告人的商標(biāo)。同時(shí)，因?yàn)閮蓚€(gè)商標(biāo)的類似導(dǎo)致了原告人的商標(biāo)容易被被告人的商標(biāo)混淆。在Julius Samaan Ltd v Tetrosyl Ltd[2000] MCR 42的案例中，法庭列出了10個(gè)法庭應(yīng)考慮的因素, 來決定原告人的商標(biāo)是否有被被告人的商標(biāo)混淆的情況出現(xiàn)。在這10個(gè)應(yīng)考慮的因素中，都離不開一個(gè)宗旨，就是在消費(fèi)者眼中, 有沒有把兩個(gè)商標(biāo)相互混淆。
在Sabel BV v Puma AG [1998] ETMR 1的案例中, 法庭解釋了何為消費(fèi)者。消費(fèi)者是任何一個(gè)普通人，而法庭認(rèn)為一個(gè)普通消費(fèi)者是對(duì)市場(chǎng)有合理的認(rèn)知及充足的信息。法庭也認(rèn)為一個(gè)普通消費(fèi)者是有合理或正常的觀察力。所以，如果某個(gè)消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)是無知的，或從來都不知天下事的，那么在法庭的眼中其就不會(huì)是一個(gè)普通的消費(fèi)者。在Sabel中，法庭同時(shí)說明了何為“混淆”,即在決定一個(gè)商標(biāo)與另一個(gè)商標(biāo)是否容易被混淆時(shí)，法庭要有一個(gè)宏觀的看法，而這個(gè)看法要具有全球性。此外，法庭也應(yīng)考慮到所有相關(guān)的因素。Sabel也說明了在法庭眼中, 一個(gè)普通消費(fèi)者是會(huì)將一個(gè)標(biāo)志完整性地去理解, 而不會(huì)拆開一個(gè)標(biāo)志而去理解該標(biāo)志中的每一個(gè)元素。Sabel還建立了另外一個(gè)重要的原則, 那就是什么時(shí)候才構(gòu)成混淆。在Sabel中，法庭闡明了如果當(dāng)一個(gè)消費(fèi)者看見被告人的標(biāo)志時(shí), 僅想起原告人的商標(biāo)，這不構(gòu)成混淆?；煜粫?huì)發(fā)生在當(dāng)消費(fèi)者誤以為被告人的標(biāo)志與原告人的商標(biāo)是有關(guān)系的, 或誤以為被告人的標(biāo)志等同于原告人的標(biāo)志。
總而言之，法庭決定被告人的標(biāo)志是否侵權(quán)，是在于兩個(gè)標(biāo)志有否有混淆，而混淆與否在于以下幾點(diǎn)：
1、法庭會(huì)考慮所有有關(guān)的因素，而法庭也會(huì)是全球性和宏觀性的去考慮這些因素。
2、在眾多的因素之中, 消費(fèi)者對(duì)標(biāo)志的理解極為重要。而消費(fèi)者是一個(gè)對(duì)市場(chǎng)有合理理解和擁有合理市場(chǎng)信息的正常消費(fèi)者。
3、如果當(dāng)消費(fèi)者見到被告人的標(biāo)志時(shí)僅會(huì)想起（mere association)原告人的商標(biāo)，這不等于消費(fèi)者混淆了這兩個(gè)商標(biāo)。所以，如果消費(fèi)者清楚明白這兩個(gè)商標(biāo)的區(qū)別，而只不過當(dāng)見到被告人的商標(biāo)時(shí)想起原告人的商標(biāo)，這不會(huì)構(gòu)成混淆。
4、混淆只會(huì)形成當(dāng)一個(gè)消費(fèi)者見到被告人的標(biāo)志時(shí)，誤以為被告人的產(chǎn)品和原告人的產(chǎn)品是有關(guān)連或消費(fèi)者誤以為被告人的商標(biāo)等同于原告人的商標(biāo)，亦即是誤以為兩個(gè)商標(biāo)為同一個(gè)商標(biāo)。
由此可見，要保護(hù)自己的商標(biāo), 就一定要注冊(cè)，這樣可以確保任何與注冊(cè)者類似或相同的標(biāo)志都不能在市場(chǎng)上出現(xiàn)。就算有，注冊(cè)者亦能通過法律途徑向侵權(quán)者索賠。況且，法律保護(hù)的層面很廣，只要消費(fèi)者混淆了注冊(cè)者的商標(biāo)或任何一個(gè)標(biāo)志，那么法律一定會(huì)給予其保護(hù)。所以，我們不可以忘記在這千變?nèi)f化的市場(chǎng)中，消費(fèi)者就是靠商標(biāo)去辯認(rèn)各公司和產(chǎn)品的，所以商標(biāo)的注冊(cè)是非常重要的。
以上討論了商標(biāo)注冊(cè)的重要性和何為商標(biāo)侵權(quán)。但以上所提及的情況的重點(diǎn)都在于商標(biāo)注冊(cè)與否。在以下這部分筆者會(huì)探討在沒有注冊(cè)的情況下法庭將怎樣處理商標(biāo)的爭(zhēng)論。
一般的例子是，就算一個(gè)先商標(biāo)持有人（前者）未能注冊(cè)其商標(biāo)，而另一個(gè)商標(biāo)持有人（后者）卻注冊(cè)了相同或類似的商標(biāo)。在法律上，這不代表前者失去了他的商標(biāo)使用權(quán)。如果能證明先商標(biāo)持有人的商標(biāo)已建立了一定的認(rèn)受性，那么任何后注冊(cè)或已注冊(cè)的商標(biāo)也可以從注冊(cè)表里被剔除。
在《商標(biāo)條例》的第53條第（5）款和第（8）款是這說明的：
第(5)款明確：除第(6)款及第(7)款另有規(guī)定外，商標(biāo)的注冊(cè)也可基于以下理由而宣布為無效：(a)已有一個(gè)在先商標(biāo)，而第12條第(1)款、第(2)款或第(3)款(拒絕注冊(cè)的相對(duì)理由)所列的條件僅該在先商標(biāo)適用；或（b）已有一項(xiàng)在先權(quán)利，而第12條第(4)款或第(5)款(拒絕注冊(cè)的相對(duì)理由)所列的條件已于該在先權(quán)利相符合。
第(8)款明確：如商標(biāo)是就某些貨品或服務(wù)注冊(cè)，而注冊(cè)無效的理由只就該等貨品或服務(wù)中的某部分貨品或服務(wù)而存在，則該商標(biāo)須只限于就該部分貨品或服務(wù)而宣布為無效。
《商標(biāo)條例》第12條第（4）款和第（5）款也解釋了在什么情況下商標(biāo)是不得注冊(cè)的。說穿了, 那個(gè)大原則就是, 如果先商標(biāo)是被判斷為馳名商標(biāo)，那么在無適當(dāng)因由的情況下, 使用該在后商標(biāo)，會(huì)對(duì)該在先商標(biāo)的顯著特性或聲譽(yù)構(gòu)成不公平的利用,可能造成其損害，那么該在后商標(biāo)不得注冊(cè)，或在上述構(gòu)成不公平利用或造成損害的范圍內(nèi)不得注冊(cè)。
所以重點(diǎn)在于：什么是馳名商標(biāo)？而這個(gè)問題在Ping An Securities Limited v中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(2009) 12 HKCFAR 808 的案例中找到了答案。在Ping An Securities Limited一案中，終審法院要判決的，只有一個(gè)論點(diǎn)，就是原告人能否證明其商標(biāo)已經(jīng)在這個(gè)國(guó)家或地區(qū)建立了一個(gè)廣為人知的商譽(yù)。在Ping An Securities Limited的案例中，法庭引用了知名的英國(guó)案例Reckitt & Colman Products Limited v. the Borden[1990] RPC 341, 406 去例舉法庭判斷商標(biāo)是否是一個(gè)馳名商標(biāo)應(yīng)該要考慮的三個(gè)因素：
1、原告人必須建立附著在商品或服務(wù)的商譽(yù)或聲譽(yù)，從而令消費(fèi)者在看見該產(chǎn)品時(shí)就能聯(lián)想到那個(gè)商標(biāo)從而獲取公眾的特別印象。
2、原告人要證明被告人有意或無意地誤導(dǎo)了消費(fèi)者，令消費(fèi)者誤以為被告人的商品或服務(wù)等同于原告人。
3、原告人要證明因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)被告人的誤會(huì)，令原告人承受或?qū)?huì)承受之損失。
當(dāng)原告人能符合和成功地證明以上三個(gè)要素，那么原告人的商標(biāo)就會(huì)得到保護(hù)，盡管其商標(biāo)并沒有注冊(cè)。重點(diǎn)是在于那個(gè)商標(biāo)是否在一個(gè)地區(qū)或國(guó)家里馳名，如果是的話，那么很有可能這個(gè)商標(biāo)已經(jīng)受到了保護(hù)。
筆者嘗試展現(xiàn)如何能有效地保護(hù)自己的商標(biāo)，也解釋了何為侵權(quán)以及分析了一個(gè)商標(biāo)在沒有注冊(cè)的情況下而洐生的問題。這一切就是要讓讀者更加清楚地明白香港對(duì)這方面的法律規(guī)定。相信這對(duì)中國(guó)內(nèi)地與香港企業(yè)將來的合作有著莫大的幫助。●
滬公網(wǎng)安備 31010402007129號(hào)
